La denominación de origen (DO) HABANOS se reserva para calificar los puros mayores de 3 gramos, de calidad tradicionalmente designados, elaborados a mano en Cuba; conforme a las normas de calidad establecidas por la industria tabacalera cubana, con variedades de tabaco tipo negro cubano, cultivado en regiones específicas del archipiélago cubano.
HABANOS constituye un ejemplo de DO social o histórica, por no corresponder a un nombre geográfico. La calidad de los HABANOS resulta de la mística unión de cuatro factores: Suelos, Variedades del tipo de tabaco negro cubano, clima y know how de los campesinos y torcedores.
El nombre geográfico Habana fue en un inicio el más reconocido internacionalmente para identificar los tabacos cubanos. No obstante, el término HABANOS comenzó a imponerse los años 20’s del Siglo XIX. Dado el reconocido prestigio del producto, desde finales del Siglo XIX, el mercado tabacalero internacional comenzó a invadirse por marcas que utilizaban nombres de origen cubano.
Las autoridades cubanas - conscientes de la necesidad de proteger este activo intangible - comenzaron a adoptar diferentes medidas, entre ellas: la creación del Sello de Garantía Nacional de Procedencia en 1912, la creación en 1927 de la Comisión Nacional de Propaganda y defensa del Tabaco Habano, la suscripción de convenios bilaterales (Francia/1929 y Alemania/1954), y la suscripción del Arreglo de Lisboa en 1967, mediante el cual se protegieron 18 denominaciones (HABANOS, CUBA, HABANA y VUELTA ABAJO, entre otras).
A partir de 1981, CUBATABACO (titular del derecho de uso de las DO tabacaleras cubanas) comenzó una ofensiva legal con el objeto de limpiar el mercado de productos que utilizaban las DO HABANOS, HABANA y CUBA. La primera acción judicial se estableció en Francia contra la marca Cubanitos, y a partir de ésta otras tantas en muchos países, no sólo contra marcas que utilizaban referidas DO para productos tabacaleros, sino contra su empleo en otros productos, para evitar la dilución de las mismas, como fue el fallo francés que ordenó la retirada del perfume Havana by Aramis.
En paralelo, se perfiló una estrategia de marketing con el objeto de complementar la protección legal, basada en la DO HABANOS, por identificar un producto único, ante la necesidad de protegerla contra el peligro de devenir en genérica, y por ser más abarcador, al aplicarse a todo el tabaco fabricado en Cuba con hoja cubana. En 1991, con el objeto de consolidar su imagen corporativa, se decidió crear una única imagen publicitaria y logotipo, siendo este último incorporado 1993 a todos los envases del producto, con la mención “Denominación de Origen Protegida”.
Actualmente se trabaja en la creación del Consejo Regulador de la DO Habanos y de las restantes DO tabacaleras cubanas.
Cabe mencionar, como ejemplo de la efectividad de la existencia de una única estrategia legal y de marketing, el resiente Oficio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que informó a la OMPI la retirada de la denegación declarada en 1969 contra cuatro DO cubanas, entre las que se encuentra HABANOS (denegada por habérsele considerado genérica).
La marca tiene sin duda un rol fundamental en la economía. Permite distinguir en el mercado un producto o servicio de los demás, además de indicar su origen empresarial. Por ello, únicamente el signo lo suficientemente distintivo podrá ser registrado como marca. En tal sentido, se deberá verificar, entre otros aspectos, que el signo no sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
Esta evaluación es lo que se conoce como “examen de confundibilidad”, el cual utiliza diversos criterios reconocidos por nuestro ordenamiento para determinar si dos signos son semejantes y capaces de reducir a confusión y error al consumidor. El hecho de que un signo pertenezca a una familia de marcas es, precisamente, uno de ellos. No está de más precisar que dicho criterio continúa siendo aplicable a nuestro ordenamiento, pues el reciente Decreto legislativo Nº 1075 (“Disposiciones Complementarias a la Decisión Andina 486”), que aprueba un nuevo ordenamiento en materia de propiedad industrial, lo mantiene vigente en su artículo 45. Cabe destacar la gran relevancia práctica que tiene en general el tema de la “confundibilidad”, pues es el aspecto básico que se evalúa en toda solicitud de registro de marca.
I. Generalidades
El artículo 131 del Decreto Legislativo Nº 823, Ley de Propiedad Industrial, establecía una serie de criterios que permitían determinar si entre dos signos (el solicitado y el inscrito) puede haber riesgo de confusión. Entre ellos, se encontraba el hecho de que el signo sea parte de una familia de marcas. Como ya se ha señalado, este criterio se mantiene vigente, concretamente el artículo 45 del Decreto Legislativo Nº 1075. Ahora bien, reiterada jurisprudencia administrativa del INDECOPI, de la que solo se muestra un botón, entiende por familia de marcas a aquel conjunto de signos distintivos de una misma empresa que comparten un término o elemento común. Por ejemplo, las marcas Nestlé, Nesquik, Nescafé. Etc.
¿Cuándo se presenta una familia de marcas?
Muchas empresas suelen distinguir diferentes tipos (géneros o especies) de productos de su línea de producción con un término (palabra/partícula/figura) común que forma parte de las marcas de dicho productos. Este término común que puede ser un prefijo o sufijo es modificado mediante la adhesión o supresión de otras sílabas. De esta práctica resulta que una denominación que contenga el término común es considerada por el consumidor como una variación más de los signos del titular anterior y, en consecuencia, asume que todos ellos provienen del mismo origen empresarial.
II. Criterio para determinar Confusión entre Signos Distintivos.
Frente a una familia de marcas, hay mayor posibilidad de confusión. Siguiendo con el ejemplo del punto anterior, si la empresa “B” quiere inscribir la marca Neslife existirá un evidente riesgo de confusión con la familia de marcas conformadas por los signos Nestlé, Nesquik y Nescafé, de propiedad de la empresa “A”. En efecto, un consumidor podría pensar que Neslife pertenece a la empresa “A”. En tal sentido, el INDECOPI considera que se deben presentar dos elementos para que se configure un riesgo de confusión entre el signo solicitado y una familia de marcas: que el elemento común posea una fuerza distintiva suficiente para indicar el origen empresarial del titular y que el signo solicitado lleve el término común.
¿Qué condiciones se deben presentar para que haya confusión entre un signo distintivo y una familia de marcas?
Se admitirá que hay confusión de un signo solicitado con respecto a una familia de marcas si están presentes las siguientes dos condiciones, cuyo cumplimiento debe ser riguroso: a) El término común debe poseer tal fuerza distintiva que sirve para indicar el origen empresarial del titular (…) b) El signo solicitado lleva el término común.
¿Cómo debe ser interpretada la primera condición, en virtud de la cual “el elemento debe poseer tal fuerza distintiva que sirve para indicar el origen empresarial del titular?
El elemento común debe por sí mismo ser capaz de identificar el origen empresarial, de tal forma que el público crea que todos los signos que lleven este elemento común provienen del mismo origen empresarial. Solo en estos casos el público considerará – a pesar de que la impresión en conjunto del signo solicitado sea diferente – que este es parte de una familia de marcas.
Un elemento común poseerá por lo general por sí mismo carácter distintivo si el público se ha acostumbrado a que diversos productos o servicios del titular sean distinguidos con el mismo elemento común. Sin embargo, no es indispensable que el titular tenga como práctica usual identificar sus líneas de productos con el signo que lleve el elemento común. En algunos casos, puede ser que el elemento común se tan característico y distintivo que se haya impuesto en el mercado de forma tal que basta que solo lo haya usado en un signo para que su uso en signos posteriores haga creer al público que ambas provienen de la misma empresa. En todo caso, si el público aún no está acostumbrado al uso de diferentes signos que contengan el elemento común, los requisitos a exigirse para aceptar la existencia de una familia de marcas serán más rigurosos.
¿Cómo debe ser entendida la segunda condición, en virtud de la cual el signo solicitado debe llevar el elemento común?
No es necesaria la identidad del elemento común en el signo solicitado, pero sí por lo menos que este aparezca en forma muy semejante. Por lo general, el público consumidor de los correspondientes productos no podrá comparar ambos signos uno al costado del otro. Más bien debe partirse del hecho que el signo que el consumidor en un momento determinado tenga al frente, va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que él guarde del signo anterior percibido. Pequeñas variaciones, que no modifican substancialmente el elemento común y que no son percibidas por el público consumidor o que puedan ser consideradas como un error en la impresión, no alteran la impresión en conjunto de los signos.
La denominación de origen (DO) HABANOS se reserva para calificar los puros mayores de 3 gramos, de calidad tradicionalmente designados, elaborados a mano en Cuba; conforme a las normas de calidad establecidas por la industria tabacalera cubana, con variedades de tabaco tipo negro cubano, cultivado en regiones específicas del archipiélago cubano.
