20 diciembre 2008

PATENTES RESPECTO DE GENES HUMANOS

El concepto de patentar un gen humano parece remoto para la mayoría de las personas. Resulta extraño que alguien pueda ser titular de derechos de propiedad privada respecto de algo tan fundamental como los genes de un ser humano. Aún aquellas personas que comprende los fundamentos del sistema de patentes se sienten sorprendidas y confusas respecto de muchos temas relacionados con los genes humanos. ¿Cómo es posible patentar los genes? ¿Quién es el propietario de los genes? ¿El hecho de patentar genes impedirá efectuar investigaciones básicas? Estas y otras son las cuestiones que se tratan en este artículo publicado por el Anuario Andino de Derechos Intelectuales N°4 y que reproducimos brevemente a continuación:

"Al encontrarse las sustancias naturales, por definición, en la naturaleza, éstas no son novedosas y, por lo tanto, no pueden ser patentados. Por ello, la insulinao su gen como existen en la naturaleza no pueden ser patentados. Sin embargo, la mayoría de los Tribunales de todo el mundo han reconocido ya hace tiempo que la purificación y el aislamiento de los materiales de la naturaleza, los constituyen en materiales novedosos y por lo tanto son patentables. Esto es así porque los materiales “aislados” o “purificados” no existen como tales en la naturaleza. Mostraremos algunos ejemplos.

Proteínas Purificadas, el caso mas antiguo y citado de patentamiento de sustancias naturales puras en los Estados Unidos de Norteamérica es el caso Parke-Davis & Co. V.H.K Mulford & Co. (1912), en el que el solicitante patentó la adrenalina. La primera reivindicación de la patente era la siguiente:

Una sustancia que posee las características fisiológicas y las reacciones de las glándulas suprarrenales que se describe en la presente en forma estable y concertada y prácticamente libre de tejido glandular inerte y asociado.

El tribunal entendió que aquellas sustancias derivadas y purificadas de la naturaleza pueden ser patentables."

23 noviembre 2008

EL ROL QUE DESEMPEÑA LAS MARCAS EN UNA ECONOMÍA DE MERCADO.

Dr. Baldo Kresalja Rossello
Especialista en Propiedad Intelectual.


No cabe duda que quienes producen bienes, los comercializan o prestan servicios tienen una primera opción que es tanto utilizar un signo distintivo o abstenerse de hacerlo, la misma que se encuentra fuera de todo marco legislativo, pues en nuestro país y en la Comunidad Andina de naciones no existe disposición alguna que obligue a imponer una marca determinada a los bines o servicios. En la práctica, además, existen muchos productos y no pocos servicios carentes de signo distintivo.

Pero, de otro lado, el empleo de signos distintivos y de marcas en general constituye una exigencia estructural del modelo de economía de mercado, la que se manifiesta como una realidad compleja, pues viene a satisfacer una variedad de intereses. Tenemos, así, el interés del empresario en formar una clientela a través de la debida diferenciación de sus ofertas; el interés de los consumidores, de modo que puedan adquirir aquel producto o servicio realmente satisfaga sus necesidades y expectativas; e, incluso, el interés del Estado, ya que la adecuada diferenciación de las ofertas favorece el desarrollo económico y cultural, redundando finalmente en beneficio del interés general.

Tal como señaló, hace ya varias décadas, el distinguido profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Génova Mario Casanova, “la posición preeminente que las normas jurídicas reguladoras de los signos distintivos ha adquirido en la disciplina de la competencia tiene su razón de ser en el hecho de que quien ejerce el comercio puede conservar y aumentar su clientela diferenciando de las demás tanto la hacienda o actividad que dirige como los objetos que produce o los productos que vende. Sin distinciones netas que individualicen a los comerciantes y a sus haciendas, se hace irregular y caótico el derecho económico de las empresas, produciendo frecuentes y peligrosos desequilibrios incompatibles con un ordenado progreso técnico. Sin tales distinciones claras que le permitan utilizar plenamente la experiencia adquirida, no puede el público asumir la función seleccionadora que le incumbe en el campo de la competencia.

En tal sentido, la marca elegida por un comerciante para distinguir los productos o servicios que ofrece de aquellos productos o servicios ofrecidos por sus competidores, constituye un instrumento importantísimo en la vida empresarial, pues refuerza la posición y la presencia de ese comerciante en el mercado. Por eso la utilización de signos mercantiles – nombre y marcas – se han convertido en una necesidad del tráfico.

Sin embargo, la marca no puede ser definida únicamente en razón a los productos o servicios que identifica o a dicha capacidad distintiva. Ello significaría circunscribirla a un plano estrictamente teórico. La marca – como signo vivo y operante – debe tomar en cuenta el ambiente donde se desenvuelve, esto es, el propio mercado. Así, para que una marca alcance efectivamente dicha distintividad, es necesario que esta función se verifique en el mercado, en el mismísimo circuito comercial, que es realmente donde los consumidores podrán diferenciar si los productos o servicios son realmente los que ofrece tal o cual empresario. En tal sentido, sólo en el mercado la marca llega a ser tal, y es sólo ahí donde los consumidores consolidan la unión psicológica signo-producto/servicio.

Resulta así insustituible como medio identificador de los resultados de la actividad empresarial. Pero hay que advertir que la protección jurídica hace relación a valores presuntos cuya verificación no forma parte de su finalidad.

Cuando esa consolidación es aprehendida por los consumidores es cuando podemos afirmar que nos encontramos frente a una verdadera merca o producto o servicio, según el caso. Sin embargo, previamente a que se produzca dicha consolidación resulta necesario que la marca haya sido posicionada adecuadamente en el mercado. Sólo así los consumidores podrán tomar conocimiento de la misma y se producirá la asociación antes comentada. Y una vez que las marcas se encuentran presentes en el mercado, entrando en contacto con el público consumidor, es que llegan a constituir un vehículo fundamental de la competencia.

Como es lógico, estas consideraciones son tomadas en cuenta por la ley y por los tribunales para determinar el ámbito de protección que debe brindársele a un signo distintivo. Es por ello que en una economía de mercado el uso para tener valor “debe haber sido de una intensidad tal que haga generado clientela”, afirmación pacífica más allá del contenido impreciso que pueda tener éste concepto en determinadas circunstancias.

Todo ello pone de manifiesto que la extensión del derecho sobre la marca es de gran importancia, pues en ella están interesados no sólo su titular, sino también y en diversa proporción los consumidores, los competidores y el Estado mismo. Y es justamente esta multiplicidad de interesados lo que confiere a este asunto una complejidad que obliga a poner límites al carácter absoluto del derecho del propietario de la marca.

27 octubre 2008

CONGRESO INTERNACIONAL DE ASIPI

Deseamos informarles que del 16 al 19 de noviembre de 2008, se realizarán las XIV Congreso Internacional de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial e Intelectual ASIPI.

Para mayor información e inscripciones haga click aquí

23 octubre 2008

CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS

La nueva Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas se nutre de la experiencia acumulada durante la vigencia de su antecesora y trae consigo una serie de precisiones y mejoras, una de las cuales consiste en incorporar regulación expresa sobre las prácticas colusorias de naturaleza vertical, las que a pesar de no contemplarse de manera explicita en la norma anterior, fueron de pronunciamiento por parte de la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI.

Las prácticas colusorias verticales están referidas a aquellos acuerdos realizados por agentes economicos que operan en planos distintos de la cadena de producción, distribución o comercialización que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o falsear la libre competencia.

Una típica situación es el acuerdo restrictivo de la competencia que podrían desarrollar un productor y uno o varios de sus distribuidores con la finalidad de perjudicar a otros distribuidores.

Son situaciones en las cuales se requiere, necesariamente, que uno de los agentes involucrados tenga posición de dominio en el mercado relevante y constituyen una prohibición relativa que se analiza bajo la regla de la razón, debiéndose verificar los efectos negativos reales o potenciales en la competencia para poder determinar la licitud de la conducta.

La nueva regulación genera mayor predictibilidad y seguridad jurídica en los agentes del mercado respecto de esta clase de conductas.

16 octubre 2008

PUBLICITAR UN PACTO SIMILAR AL DE «CUOTA LITIS» EN RADIO Y PRENSA NO SUPONE UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL ENTRE ABOGADOS.

Un despacho de abogados Español de la provincia de Castellón comenzó a publicitar sus servicios en prensa y radio bajo los siguientes lemas: «Sociedad de Servicios Jurídicos. Solo le cobraremos si obtenemos resultados. Nuestros Abogados a su entera disposición: Le estudiarán su caso de forma gratuita y sin compromiso». y «Sociedad de Servicios Jurídicos. Nuestros honorarios según resultados. Sin provisión de fondos. Primer asesoramiento y consulta totalmente gratuitos».

Tiempo después fueron requeridos por el Colegio de Abogados de Castellón a cesar en dicha publicidad y demandados por este por realizar un acto de competencia desleal.

En la
presente resolución el Tribunal Supremo considera que "la norma deontológica sobre prohibición de la cuotalitis, si se entiende con carácter absoluto, puede entrar en contradicción con el principio de libertad de fijación de precios en la contratación exigido por las normas de libre competencia" por tanto "el ofrecimiento de honorarios según resultados no comporta, en su literalidad, el compromiso de no percibir honorarios en caso de obtener un resultado desfavorable en las contiendas judiciales al margen de la actuación del abogado (pues no se habla de éxito: resultado feliz de un negocio, según el DRAE), sino que, racionalmente interpretado por un consumidor medio, debe entenderse en el sentido de introducir una modulación de los honorarios condicionada a la valoración efectuada sobre las probabilidades de éxito de las pretensiones del cliente en el momento de contratar el servicio".

Conforme a la consulta gratuita el Alto tribunal estima que "la consulta gratuita, en un sistema de libertad de precios, no parece contraria a los usos mercantiles de carácter general ni incompatible con el ejercicio de la abogacía, pues, no comporta necesariamente el ofrecimiento de servicios por debajo de su coste, sino que puede ofrecerse como actuación profesional preparatoria para permitir la oferta del servicio y el conocimiento por el cliente de su necesidad o utilidad y de las condiciones para solicitarlo".

Desde aquí puedes leer la sentencia completa.

08 octubre 2008

III SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos y la Unión Nacional de Juristas de Cuba, convocan al “III Seminario Internacional sobre Solución de Conflictos en la Propiedad Intelectual” con el auspicio de las Sociedades Cubanas de Derecho Económico y Financiero, y de Derecho Civil y de Familia, que se efectuará entre el 15 y el 17 de octubre de 2008, en el Hotel Nacional de Cuba.

Se invita a participar a los operadores jurídicos, notarios, abogados, jueces, profesores universitarios, mediadores, árbitros, investigadores, profesionales de otras especialidades vinculados a las temáticas convocadas y a los estudiantes de Derecho, con el objetivo de compartir experiencias, conocimientos y recomendaciones para la solución de los litigios o controversias relacionadas con los derechos intelectuales.

Para ver el programa e información adicional, haga click aquí

¿MARCAS ESTATALES?

Conforme al criterio, cada vez más uniforme, sobre la distintividad de las marcas, se considera que los signos distintivos cumplen con dicho requisito cuando están en la capacidad de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica en relación a un origen empresarial determinado, lo que implica: una aptitud individualizadora del signo, su capacidad de no confundibilidad con otros y la identificación con un origen empresarial.

Sin embargo, este último elemento desaparece, cuando nos referirnos a los signos distintivos pertenecientes a instituciones públicas estatales (o del gobierno), en las cuales no podemos incluir un elemento "económico" que más bien caracteriza y orienta a la actividad de los privados. Ello, porque el Estado, en condiciones normales, desempeña a través de estas instituciones una función pública y los divide en sectores de necesario monopolio para optimizar su administración, tal como sucede con el servicio de recaudación tributaria, municipal, salud y seguridad pública, etc. Es decir, desarrollan una actividad fuera del contexto de competencia y no tienen un interés propiamente patrimonial que los impulse.

Estas características al parecer hacen innecesario el registro de los signos distintivos estatales, especialmente denominativos, como marcas, pero genera una interrogante sobre la correcta protección de los derechos marcarios del propio Estado, sobre todo cuando no hay una norma expresa que los regule.

Para superar el vacío, algunas legislaciones circunscriben, con acierto, a esta modalidad de signos, dentro de los supuestos de prohibición absoluta a registro, lo que impide su sola pretensión por parte de los privados, con o sin mala fe.

Mientras que otras, omitieron su regulación generando un obvio e incoherente resultado: "el registro de marcas estatales", es decir, obliga al estado a inscribir sus derechos, que deberían ser per se asegurados; sin contar con los innumerables problemas prácticos que ello ocasiona, teniendo la autoridad que crear argumentos en el camino que sucedan o subsanen la deficiencia de su regulación.

ESTABLECEN COMPETENCIAS DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INDECOPI

Mediante Resolución Nº 084-2008-INDECOPI/COD, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de septiembre del año en curso, se han establecido las competencias de las Salas que conforman el Tribunal del INDECOPI.

Así, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1, será competente para ejercer funciones, en segunda instancia administrativa, relacionadas con materias de conocimiento de los siguientes órganos del INDECOPI:

§ Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas;

§ Comisión de Defensa de la Libre Competencia;

§ Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal;

§ Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios; y

§ Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias.


Por otro lado, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 será competente para ejercer funciones, en segunda instancia administrativa, relacionadas con materias de conocimiento de los siguientes órganos del INDECOPI:

§ Comisión de Protección al Consumidor; y

§ Comisión de Procedimientos Concursales.


Finalmente, la Sala de Propiedad Intelectual será competente para ejercer funciones, en segunda instancia administrativa, relacionadas con materias de conocimiento de los siguientes órganos del INDECOPI

§ Comisión de Signos Distintivos,

§ Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías;

§ Comisión de Derecho de Autor;

§ Dirección de Signos Distintivos;

§ Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnología, y

§ Dirección de Derecho de Autor.”

01 octubre 2008

JURISPRUDENCIA SOBRE COMPETENCIA DESLEAL EN MARCAS


La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI ha publicado la 27 de Mayo del presente año un precedente muy importante a tener en cuenta, al considerar la pretensión de registro de una Marca, incursa en el artículo 137 de la Decisión 486 que configuraria una competencia Desleal en tema Marcario.

Dicha decisión tiene su fundamento en el articulo 10 del Convenio de Paris donde se establece que los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países miembros una protección eficaz contra la competencia desleal, por lo tanto, debe prohibirse cualquier acto capaz de crear una confusión, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; las aseveraciones falsas, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor y las aseveraciones que pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Para todos aquellos interesados en dicha Resolución pueden leerlo desde aquí

PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN INFORMATIVO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL


El pasado 29 de Septiembre el ESTUDIO YATACO ARIAS ABOGADOS ha publicado su boletín informativo sobre Propiedad Intelectual donde se puede encontrar las últimas novedades en dicha materia en la normativa nacional del Perú.

Les recomiendo su lectura y la vista a su pagina web donde también pueden encontrar boletines anteriores sobre dicha materia.

Desde aqui puedes leer el Boletín Informativo - Propiedad Intelectual

03 septiembre 2008

COMENTARIO AL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1075: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Elaborado por el Área de Propiedad Intelectual y Competencia Desleal del Estudio Yataco Arias Abogados.

El 28 de Junio fue publicado el Decreto Legislativo Nº 1075, el cual aprobó diversas disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Estas disposiciones, que buscan el acceso a la protección de los derechos de propiedad industrial y dinamizar los procedimientos y/o trámites referidos a ellos, entrarán en vigencia a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de promoción Comercial PERÚ- EE.UU., fecha en la que también quedará derogado el Decreto Legislativo Nº 823 – Ley de Propiedad Industrial.

Este decreto legislativo contiene importantes dispositivos referidos al registro y al procedimiento en materia de propiedad industrial. Así, entre los primeros destaca la precisión de los alcances del efecto retroactivo de la declaración de nulidad de un registro, en tanto que entre los segundos tenemos la facultad que se le reconoce a las autoridades competentes del INDECOPI para imponer una sanción de multa, que podría ascender hasta las 50UIT, a quien formule una oposición temeraria contra la solicitud de cualquier elemento de la propiedad industrial.No obstante, su mayor novedad es la incorporación de algunas precisiones sobre los principales elementos de la propiedad industrial, como son patentes, marcas, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación, nombres comerciales y denominaciones de origen.

Entre las disposiciones relativas al registro de patentes, destacan las referidas a la precisión de la divulgación de l invención, la modificación de la solicitud, el ajuste del plazo de vigencia de la patente y la licencia obligatoria, entre otras. De estas, el tema sustancial es la incorporación del mecanismo de ajuste del plazo de vigencia de la patente a nuestro régimen de la propiedad industrial, pues a solicitud de parte, la dirección competente ajustará, por una sola vez, el plazo de vigencia de la patente (que normalmente es de 20 años) por todo el retraso “irrazonable” que hubiera tomado la tramitación de su procedimiento de concesión, a excepción de una patente de producto o procedimiento farmacéutico. Así, se precisa que únicamente se considerará como retraso “irrazonable” en dicho trámite los siguientes supuestos: i) cinco años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha de la concesión de la patente; y, ii) tres años, contados desde la solicitud de examen de fondo hasta la fecha de la concesión de la patente.

Por otro lado, en las disposiciones relativas al registro de marcas se abordan múltiples temas, destacando fundamentalmente aquellos referidos a poscriterios que deberá aplicar la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI a efectos de analizar si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la solicitud de registro y la posibilidad de que en ella se pida el registro de una marca para varios productos y/o servicios. Precisamente en este último punto radica una de las mayores novedades de la norma materia de comentario – y sea, quizás, la que mayores implicancias tenga en la práctica-, pues supone la implementación en nuestro régimen marcario del sistema multiclase, conforme al cual una solicitud de marca podrá comprender en una o varias clases de la Clasificación Internacional de Niza, abandonándose así el sistema uniclase que regula la Decisión 486 y que actualmente se viene aplicando en nuestro país.Finalmente, otra de las disposiciones importantes es el artículo 89 de este decreto legislativo, según el cual no podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que sean susceptibles de generar confusión con una marca solicitada o registrada con anterioridad de buena fe. Esta nueva prohibición para la declaración de protección de una denominación de origen se suma a las otras que contempla el artículo 202 de la Decisión 486.

EL SISTEMA MULTICLASE EN EL RÉGIMEN MARCARIO

Dr. Juan Pablo Schiantarelli González.
Especialista en Propiedad Intelectual, Competencia y Mercado.
Master en Propiedad Intelectual y Tecnologías de la Información por la Universidad de alicante España.

El sistema multiclase constituye una novedad para nuestra legislación industrial. La adopción de este sistema ha sido necesaria a fin de adecuar nuestra legislación al Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLY), el cual entrará próximamente en vigor, tal y como se estipula en el artículo 16.1 inciso 3 del TLC con los Estados Unidos de Norteamérica.

Como es de conocimiento, la finalidad que deben observarse para adquirir y mantener los derechos de marca. Precisamente, a fin de simplificar los procedimientos de registro de marcas bajo el espíritu del TLC, el sistema multiclase alivia a los solicitantes de la necesidad de completar tantos formularios de registro como clases de productos o servicios estuviesen involucradas (sistema uniclase), permitiéndoles a partir de un único formulario de registro se consignen las clases de productos o servicios que vayan a estar ligadas a una determinada marca.Pues bien, según lo dispuesto por el artículo 50 del Decreto Legislativo 1075, el solicitante de una marca podrá incluir, en un solo formulario o solicitud de registro, productos y/o servicios comprendidos en una o varias clases de la clasificación Internacional de Niza. La particularidad de este sistema multiclase es que generará no solo el mismo número de expediente, sino también un único registro para la marca y los correspondientes productos y/o servicios que fueran solicitados con ella.

El inconveniente que podría implicar el hecho de que la tramitación en determinadas clases se retrase como consecuencia de la eventual demora en las otras clases (con ocasión d, por ejemplo, oposiciones u objeciones de oficio) se podrá evitar mediante el recurso de las denominadas “solicitudes divisionales”, mecanismos especialmente útil que permitirá al solicitante independizar la solicitud de registro problemática del resto del grupo, conservando el beneficio del derecho de prelación.En suma, el nuevo sistema multiclase permitirá un tratamiento global de la marca, ya que posibilitará en la práctica que sea el mismo examinador quien efectúe el examen de registrabilidad para toda la gama de productos y/o servicios concernida, lo cual presentará indudables ventajas frente al sistema uniclase actual que fracciona el examen en función de cada clase de producto y/o servicio ligado a la marca, evitando así que diferentes examinadores analicen en momentos distintos la registrabilidad de la marca. Ello evidentemente reducirá no solo el riesgo de incurrir en contradicciones al llevar a cabo el examen de registrabilidad de la marca, sino también podrá implicar un ahorro de costos para el solicitante y la descongestión de la mesa de partes del INDECOPI.

LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO INSTRUMENTO DE FINANCIAMIENTO.

Gerardo M. Gonzales Arrieta
Licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del PerúMaster Of Arts (M.A.) en Economía, Universidad de Toronto, Canadá.
Jefe del Órgano de Desarrollo de Políticas Institucionales del INDECOPI.

I. Introducción.

Loa mecanismos legales para el registro y la protección de los derechos de propiedad intelectual han constituido típicamente el elemento central de las Políticas en esta materia. Sin embargo, recientemente ha venido ganando preeminencia la idea de que los derechos de propiedad intelectual constituyen activos intangibles de considerable importancia para el crecimiento económico, la competitividad empresarial y la generación de riqueza para agentes individuales.

En este orden de ideas, una política de desarrollo de la propiedad intelectual va mucho más allá de una legislación para el registro y la protección de derechos de propiedad intelectual. Dicha política debe considerarse, como elemento de creciente importancia para una economía de mercado basada en el conocimiento, el papel de la propiedad intelectual como un activo de negocios.Hoy día las oficinas de propiedad intelectual están llamadas a trascender aquel papel tradicional de ser oficinas de registro y protección de derechos de propiedad intelectual, y desarrollar significativamente acciones que permitan que estos contribuyan al fomento de la competitividad y al crecimiento económico. Ello supone, desde luego, un efectivo sistema de observancia de los derechos de propiedad intelectual, pero también mecanismos que permitan aprovechar el potencial económico que encierran los derechos de propiedad intelectual.

El Objetivo de este artículo es destacar la importancia económica que pueden adquirir los derechos de propiedad intelectual como activos para la generación de negocios y riqueza para sus titulares, planteando algunas consideraciones sobre las posibilidades que brindan los flujos de ingresos futuros asociados a derechos de propiedad intelectual como respaldo para el acceso al financiamiento en los mercados bancarios y de capitales.

II. Los Derechos de Propiedad Intelectual como Activos de Negocios.

Para que un derecho de propiedad intelectual pueda constituir un efectivo activo de negocios debe prevalecer un efectivo de protección (e.g., la piratería mina el valor económico de los derechos de autor); y existir o generarse una demanda en el mercado por los productos o servicios que incorporan dichos derechos de propiedad intelectual (e.g., un producto farmacéutico que incorpora una invención patentada).

El aprovechamiento del potencial económico de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares requiere el desarrollo de una estrategia integral para su explotación en el mercado. En el caso de las empresas, ello significa que los activos relacionados con derechos de propiedad intelectual deben estar debidamente registrados y protegidos, así como valorizados e incluidos en la contabilidad. Lo anterior, sin embargo, no es suficiente. Para realizar un determinado valor en el mercado, los productos o servicios asociados con derechos de propiedad intelectual deben ser comercializados con éxito, lo que no es otra cosa que extraer beneficios a partir de la creatividad e innovación.

En ocasiones, un titular de los derechos de propiedad intelectual – sea una empresa o una persona- puede no estar en condiciones de desarrollar la producción y comercialización de los bienes o servicios que incorporan derechos de propiedad intelectual. Aun así, el titular de los derechos de propiedad intelectual puede generar flujos de ingresos mediante contratos de licencia con agentes que sí están en condiciones de realizar la explotación económica de dichos bienes o servicios en el mercado las limitaciones que podrían encarar como agente productor o comercializador y de todos modos alcanzar beneficios particulares a partir de sus creaciones e innovaciones.Asimismo, los agentes que están en mejores condiciones de efectuar inversiones, pueden desarrollar una actividad económica alrededor de un bien o servicio asociado con derechos de propiedad intelectual, convirtiéndose así en motor del crecimiento económico. Finalmente, la sociedad en su conjunto puede beneficiarse en la medida en que a partir de la actividad económica realizada por estos últimos agentes, puede acceder a un bien o servicio que incorpora la creación o innovación asociada a un derecho de propiedad intelectual.

Los activos asociados con derechos de propiedad intelectual debidamente valorizados pueden constituir una ponderosa herramienta para acceder a financiamiento en los mercados bancarios y de capitales. La forma más sencilla de visualizar esta posibilidad es cuando puede utilizarse un activo asociado con un derecho de propiedad intelectual como garantía de un crédito bancario. En efecto, una empresa que produce y comercializa un bien o servicio asociado con un derecho de propiedad intelectual debidamente registrado y protegido (e.g., una patente, una marca, o un derecho conexo a un derecho de autor), sustenta su actividad económica sobre un activo productivo que posee ciertas condiciones de exclusividad y que, por ende, le podrá facilitar una cierta cuota en el mercado relacionado. Lo anterior constituirá una plataforma para la generación de flujos de ingresos acordes con una determinada capacidad de endeudamiento. En otras palabras, un derecho de propiedad intelectual asociado con un bien o servicio transable en le mercado puede ser un factor decisivo para lograr la elegibilidad crediticia (creditworthiness) en le mercado bancario y financiero.

III. Los Derechos de Propiedad Intelectual como Activos Subyacentes en Operaciones de Titulización.

Existe otro mecanismo, más sofisticado y complejo, que permite transformar los flujos de ingresos futuros asociados con un derecho de propiedad intelectual en título – valores transables en los mercados de capitales – se trata de la titulización de activos que consiste en el empaquetamiento de activos individuales – e.g. hipotecas, vouchers de tarjetas de crédito, peajes en rutas concesionadas, derechos de propiedad intelectual, etc – con determinados flujos de pago, que respaldan la emisión de títulos –valores que al ser adquiridos por inversionistas en los mercados de capitales proporcionan liquidez inmediata a sus titulares originales.

En él concurren básicamente tres agentes: el originador o titular original del activo, el conducto y los inversionistas . El originador o titular del activo cede activos a cambio de pronta liquidez; en el caso de entidades prestamistas, ello aminoran su requerimiento de capitalización para conceder nuevos créditos. Por norma general, en relación con los activos cedidos, el originador o titular original del activo adquiere un nuevo carácter: de dueño del activo pasa a ser administrador de este. Por su parte, el conducto aísla los activos adquiridos del patrimonio del originador y también del patrimonio del propio conducto, mejora la calidad crediticia del activo subyacente y estructura un título con mejor riesgo. Finalmente, el inversionista adquiere un título rentable, líquido y seguro.

Así, el proceso de titulización permite básicamente dos resultados: por un lado, transforma los plazos de vencimiento de los activos, convirtiendo activos con vencimiento periódicos de largo plazo en activos con liquidez inmediata , y por el otro, difunde los riesgos inherentes a los activos subyacentes, trasladándolos y dispersándolos al mercado de capitales.

El mayor desarrollo de la titulización de activos se ha dado en el mercado hipotecario, particularmente en Estados Unidos: el mercado de bonos titulizados con respaldo de hipotecas (mortgage-backed securities) en ese país es el segundo mercado de títulos de deuda más importante, detrás del mercado de Bonos del Tesoro. La titulización de activos relacionados con derechos de propiedad intelectual es un fenómeno más incipiente, incluso en los países desarrollados, habiendo cierta trayectoria asociada a la industria de la música, sectores con importante generación de patentes y empresas e menor tamaño en la actividad de Internet. En el caso de los derechos de propiedad intelectual, es posible titulizar los flujos de ingresos futuros relacionados con el licenciamiento de patentes, marcas, etc., en el ámbito de la propiedad industrial, así como aquellos relacionados con derechos e autor.

Aunque constituye aún una actividad incipiente, el mercado de titulizaciones con resplado de derechos de propiedad intelectual ha tenido un rápido crecimiento y es previsible que lo siga teniendo. Se estima que las operaciones de titulización con respaldo de derechos de propiedad intelectual crecieron desde US$ 380 millones en 1997 hasta US$1,137 millones en 2000. en ese período, al desagregarse por sectores, en términos de monto de operaciones la industria cinematográfica resulta la más importante con 42% del monto total de emisiones, mientras que en términos de número de operaciones de la industria musical es la más significativa con el 70% del total de operaciones . En el ramo de la industria musical, la primera titulización fue una operaciones por US$ 55 millones que titulizó los ingresos por regalías provenientes del catálogo musical del cantante David Bowie. Los llamados Bonos Bowie fueron los primeros en su género y sentaron el precedente para que otros artistas pudieran obtener una compensación inmediata por su trabajo artístico.

IV. Perspectivas de la Titulización con respaldo de Derechos de Propiedad Intelectual.
El desarrollo de un mercado de titulizaciones con respaldo de derechos de propiedad intelectual dependerá de la actividad de generación de patentes y marcas así como de las industrias relacionadas con derechos de autor. A su vez, la figura del licenciamiento de derechos de propiedad intelectual contribuirá a incrementar estas posibilidades, creando la masa de activos con flujos de ingresos que puedan ser titulizables. Debe reconocerse, sin embargo, que, salvo algunos países, esta actividad de licenciamiento tiene escaso desarrollo; incluso este es el caso de Europa.

En países de desarrollo cono el Perú, los niveles de desarrollo de la propiedad intelectual limitan la utilización de la titulización de derechos de propiedad intelectual como mecanismos de financiamiento. Como se sabe, el volumen de solicitudes de registro de derechos de propiedad intelectual es relativamente bajo. En buena medida, ello es resultado, por ejemplo, en el caso de patentes, de los bajísimos niveles de inversión en investigación y desarrollo. Por otro lado, el entendimiento y el compromiso público (public awareness) por el respeto de los derechos de propiedad intelectual no es un hecho arraigado, lo que incide notablemente en los elevados niveles de infracción contra los derechos de propiedad intelectual.

La emisión de Títulos-Valores con respaldo de derechos de propiedad intelectual que tengan uan adecuada demanda ene. Mercado de capitales requiere que dichos derechos de propiedad intelectual alcancen ciertos niveles crípticos que faciliten la concreción de emisiones periódicas de magnitudes razonables, contribuyendo a la profundización del mercado de titulizaciones, y al logro de economías de escala . Asimismo, es preciso que los derechos de propiedad intelectual estén asociados con flujos de ingresos rentables y razonablemente predecible, los inversionistas demandarán un mayor retorno y las clasificadoras de riesgo un mayor mejoramiento crediticio (credit enhncement), encareciendo esta opción de financiamiento.

También es necesario contar con un marco regulatorio que facilite y haga menos costosa la cesión de activos constituidos por derechos de propiedad intelectual; haga más expeditiva y menos costosa la ejecución de garantías; preserve la integridad de los activos subyacentes en los bonos titulizados aislándolos de eventuales insolvencias tanto de los titulares originales como de los conductos (trae sale) ; y establezca regímenes tributarios que no distingan entre el hecho de que los derechos de propiedad intelectual permanezcan en manos del titular original o pasen a manos de los inversionistas en la forma de un bono titulizado. En el Perú existe un marco legal básico constituido por la Ley del Mercado de Valores de 1996 y el Reglamento de los Procesos de titulización de Activos de 1997, el cual permite la conformación de fideicomisos de titulización y de sociedades de propósito especial, como conductos para la cesión de activos y posterior emisión de los bonos titulizados.

El otro elemento central del proceso de titulización de derechos de propiedad intelectual es la formación de un mercado de bonos titulizados. La profundidad y el desarrollo institucional de un mercado doméstico de capitales – con clasificadoras de riesgo, inversionistas institucionales, ahorros de largo plazo, diversidad de instrumentos de inversión- es un elemento que influirá sobre las posibilidades de concretar operaciones de esta índole. Así, las clasificadoras de riesgo actúan como nexo entre los emisores y los inversionistas, e intervienen en la estructura de los bonos titulizados desde su origen proporcionando una opinión profesional independiente sobre la calidad crediticia del instrumento, y no del emisor o titular original de derechos de propiedad intelectual. De hecho, la existencia y credibilidad de las clasificadoras de riesgo es un factor crítico para el desarrollo de una industria de bonos titulizados. Por su parte, la formación e los fondos privados de pensiones y de las compañías de seguros de vida están aportando una base de recursos promisoria para inversiones de largo plazo y el surgimiento de inversionistas institucionales para los bonos titulizados e inducir la adopción de estándares más exigentes.

V. A Modo de Conclusión.

En suma, en el contexto de utilizar los derechos de propiedad intelectual como un activo para la generación de negocios, puede concluirse que existen algunas posibilidades aún poco explotadas pero que ofrecen un potencial enorme, tal y como lo señalan algunas experiencias puntuales en otras latitudes. En particular, en la perspectiva de facilitar a los agentes económicos el acceso a mercado de capitales, con el fin de dotar más prontamente de liquidez a determinados flujos de ingresos futuros, algunos instrumentos como la titulización de activos asociados con derechos de propiedad intelectual son perfectamente aplicables.

Sin embargo, queda un espacio enorme para crear las condiciones clave para un debido aprovechamiento de dicho potencial. De primordial relevancia aparece la necesidad de generar una importante masa de derechos de propiedad intelectual debidamente predecibles, mientras que la práctica de licenciamiento de derechos de propiedad intelectual pueda jugar un rol significativo.Es de esperar que los agentes económicos, principalmente empresas, que basen crecientemente sus actividades sobre activos relacionados con derechos de propiedad intelectual tiendan a incursionar paulatinamente en este tipo de posibilidades de negocios y de financiamiento, pudiendo aprovechar para ello la existencia de un marco legal e institucional en el mercado de capitales que aporta las condiciones básicas.

DERECHO MARCARIO: IMPORTACIONES PARALELAS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL


Dr. Oscar Augusto Mago Carranza.
Especialista en Propiedad Intelectual.

El principio del agotamiento del derecho de marcas significa que el derecho de exclusión comercial del titular de la marca termina en el momento en que la introduce o permite a tercero autorizado la incorporación en el comercio de los productos identificados con la marca.

Vale decir, que con esa primera introducción del producto al mercado el derecho de marca queda agotado. De tal modo que. Así, los bines marcados pueden ser materia de posteriores y sucesivos actos de comercialización, sin que el titular pueda prohibir o restringir a terceros que realicen estos actos de comercialización de productos con la marca legitima.

Cuando se lleva a cabo estos actos de comercialización por parte de terceros entre distintos países se les conoce con el nombre de importaciones paralelas, estas sucintas reacciones contra puestas por un lado por los licenciatarios y/o distribuidores oficiales designados por el titular de la marca en el país importador, que ven desminuir sus ventas por esta nueva “competencia indeseada.”Consideran que sufren un grave perjuicio económico toda vez que importadores esporádicos se benefician con el prestigio y la costosa publicidad realizada por el titular y/o su red de distribuidores establecidos.

También puede darse el caso de que el tercero importador inicie campañas publicitarias y promociónales del producto que van contra la política publicitaria del titular de la marca, e incluso atente contra promociones simultanea de éste, que observa en ese tipo de conductas una competencia desleal inmanejable.

Además. Quienes están contra la licitud de la importación paralela opinan que el manejo de ciertos productos en cuanto a transporte, empaque, temperatura controlada y otros sólo son llevados adecuadamente por aquellos ligados al titular responsable de la marca. En el caso de los productos alimenticios y farmacéuticos, se señala validamente que es el titular licenciatario o distribuidor autorizado el que corre con el trámite, costos y requisitos a fin de obtener la autorización de libre venta.

I. DEBATE

Otra perspectiva que suscita este tema es la del importador independiente que piensa que no deben existir monopolios en el comercio y que su ingreso en el mercado llena un vacio y beneficia a los consumidores.

Finalmente, esta es la perspectiva del consumidor, quien se vería beneficiado con la entrada de los productos al mercado, lo cual implica un incremento en la oferta de los mismos y una competencia de precios en relación con la red de “distribución oficial”.

Esta posición tiene asidero en la política actual del Estado Peruano, basada en una economía social de mercado que tiene su sustento en el régimen de libre competencia; así, el artículo 61 de la Constitución Política del Perú precisa textualmente: “El estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas”.La razón de ser de esta disposición y de la legislación en general sobre la promoción de la competencia redunda en el bienestar del consumidor y por ello orienta su actuación a cumplir con dicho objetivo. Los motivos que sustentan las posiciones tanto de una como de otra parte, en cuanto así deberían o no permitirse las “importaciones paralelas”, tiene fundamento válido, y es justamente por esta razón que diferentes países optan por una u otra alternativa en su legislación interna.

II. ANTECEDENTES

Como antecedentes históricos en el derecho comparado podemos remontarnos a la segunda mitad del siglo pasado, en Francia, donde se aplicó por primera vez el principio del agotamiento internacional del derecho de marca por parte del Tribunal de parís, en sentencia de fecha 24 de febrero de 1863, por la cual se determinó la licitud de la importación y comercialización de productos con marca auténtica.

Esta jurisprudencia fue ratificada en diversas sentencias del Tribunal de París y de la COUR DAPPEL DE ROUEN de finales del siglo pasado, delimitando taxativamente el derecho exclusivo del titular de la marca y negándole el monopolio de la venta.

En el derecho alemán podemos remitirnos a la sentencia KOINISCHE WASSER. Del 28 de febrero de 1902, por la cual el tribunal estableció que no existe violación alguna a los derechos del propietario de la marca cuando la mercancía está lícitamente marcada (ya sea por el titular o por tercero autorizado por éste), y ha sido introducida tal cual en el mercado.

El Tribunal Federal Alemán, confirmo el principio de agotamiento internacional de la marca en su sentencia del 22 de enero de 1964, por la cual desestimó la demanda de un fabricante español, propietario de la marca “Maja”, inscrita en Alemania, basándose en que “el titular de la Marca no tiene derecho a prohibir en Alemania la importación y distribución de productos auténticos que el mismo ha puesto en el comercio en el extranjero, después de revestirlos de su marca; en efecto, ha agotado su derecho por la primera puesta en el comercio”.

Posterior jurisprudencia alemana de décadas recientes no sólo acoge el principio del agotamiento internacional del derecho de marca, sino que abarca también el derecho de la publicidad. Sin embargo, en cuanto a la publicidad se señala que el agotamiento no es irrestricto, pues el titular tiene derecho a un control específico de uso de la marca en la publicidad, pudiendo actuar contra anuncios de sus productos que la usen mal.

Por último, el derecho ingles acoge solo parcialmente el principio de agotamiento internacional del derecho de marca, pues se prohíbe la importación paralela de productos fabricados por una filial extranjera de la empresa matiz, siempre que sean de inferior calidad que los fabricantes en el Reino Unido.

Como jurisprudencia podemos citar el caso “COLGATE II”, por la cual la filial inglesa de la firma “COLGATE USA” inicio una acción por infracción de derechos contra un comerciante que importaba a Inglaterra productos COLGATE fabricados en Brasil por la filial de este país, y cuyos productos eran de inferior calidad que los fabricados en Reino Unido. La demanda fue declarada fundada en primera instancia y en apelación basada en el principio de territorialidad.
III. SUBREGION

En relación con la legislación marcaria de la subregión andina, esta establece la licitud de las importaciones paralelas en los países miembros del Pacto Andino (Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú), estipulándose en el artículo 106 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que “el derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma, en relación con los productos marcados de dicho titular su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello que hubiese sido vencido o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país de estos, siempre y cuando las características de los productos no hubiesen sido modificadas o alteradas durante su comercialización.

En tal sentido los países de la Comunidad Andina permiten el agotamiento internacional del derecho de marcas (que abarca el agotamiento nacional e internacional), existiendo entonces la pelan libertad de las importaciones y ventas de los productos con marca autentica en el estado importador en que dicha marca estuviera inscrita.