Mediante Resolución N°
0190-2014/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del
Tribunal del INDECOPI, ha señalado que en nuestra legislación vigente en
materia de propiedad intelectual, el principio de buena fe objetiva se
encuentra presente en la etapa pre y post registral:
(i) En la etapa pre registral se pone de
manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136
inciso d) de la Decisión 486, según la cual se denegará el registro de un signo
cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una
persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país
miembro o en el extranjero. En estos casos, la Autoridad denegará el registro
de un signo solicitado.
El
supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al
solicitar el registro de un signo distintivo; para los demás supuestos deberá
tenerse en consideración que, al no haber una causal de prohibición, no es
posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en
tales supuestos. Ello resulta aún más relevante si, durante la etapa
pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse hacia el
mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.
Ante
ello, debe tenerse en consideración que, al haber impuesto la legislación
aplicable en la materia la carga en la administración de no reconocer la
prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al
haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya
vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a
los actos de mala fé no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d)
de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya
aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.
(ii) Con relación a la etapa post-registral, el
artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente
decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de
un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fé. Cabe indicar
que la decisión 486 no describe – ni siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía
la Decisión 344 – qué conductas constituyen actos de mala fe por ser
reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y
representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.
Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.
Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado, que incurre en mala fe quien – en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro – tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la delibrada intención de perjudicar a un competidor.
