Dr. José Domingo Yataco Arias.
Socio Principal del Estudio Yataco Arias Abogados
Si bien no es obligatorio registrar una marca es recomendable realizarlo para poder utilizarlo en el mercado, porque su protección legal se da recién con el registro. De igual forma, una vez que tenemos registrada la marca no es obligatorio utilizarla para hacer valer nuestros derechos sobre ella. Pero si no la utilizamos corremos el riesgo que se cancele su registro, con lo cual se extinguirían los derechos que tenemos sobre la marca.El registro de una marca otorga una protección legal dentro del territorio de nuestro país por diez años pudiendo ser renovada por periodos consecutivos de manera indefinida.
Independientemente de cuáles sean las razones que llevan a un titular a no utilizar la marca registrada a su favor, lo cierto es que una marca registrada y no utilizada se convierte en una traba innecesaria para aquellos empresarios que si desean adoptar la marca para sí y utilizarla efectivamente en el mercado.
De acuerdo a la normatividad vigente, toda marca puede ser utilizada por su titular o por cualquier persona autorizada mediante una licencia. Esta licencia de uso podrá registrarse ante la autoridad Competente, en este caso, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI.
El uso debe ser real, efectivo y continuo. Real y efectivo quiere decir que los productos o servicios identificados con la marca deben estar a disposición del público en el mercado. En ese sentido, no basta con la publicidad que se realice en torno a la marca, aun cuando ella se difunda por medios de comunicación masivos. Se requiere, por el contrario, la presencia efectiva de los productos o servicios en el mercado y que además esa presencia sea continúa.
Debemos tener en cuenta que el uso de una marca debe realizarse en razón a las características para el cual fue registrado, sin alteraciones en su diseño y para el servicio o producto por el cual se registró, sin embargo se aceptan variaciones en este aspecto, siempre y cuando ellas no sean sustanciales y no alteren la impresión de conjunto del signo.
El artículo 166 de la Decisión Nº 486 señala en referencia al uso de una marca que:
“Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que sin exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
El uso de una marca en modo tl que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.”
A pesar de todas estas consideraciones en ocasiones algunas marcas no son utilizadas en el mercado. Cuando esto sucede nos vemos que pueden ser canceladas por el mismo hecho de su falta de uso en el mercado. Lo que implicaría privar a su titular de sus derechos debido a que no esta cumpliendo su función para la cual fue registrada.
Si bien el no uso de una marca puede deberse a determinadas razones ya sea de orden tecnológico o económico. Las normas vigentes han previsto por ello el procedimiento de cancelación. Puesto que mantener una marca sin poder utilizarla de alguna manera impide el dinamismo de utilizarlo en el mercado por otros que si lo necesitan.
Debemos tener en cuenta que el uso de una marca debe realizarse en razón a las características para el cual fue registrado, sin alteraciones en su diseño y para el servicio o producto por el cual se registró, sin embargo se aceptan variaciones en este aspecto, siempre y cuando ellas no sean sustanciales y no alteren la impresión de conjunto del signo.
El artículo 166 de la Decisión Nº 486 señala en referencia al uso de una marca que:
“Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que sin exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
El uso de una marca en modo tl que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.”
A pesar de todas estas consideraciones en ocasiones algunas marcas no son utilizadas en el mercado. Cuando esto sucede nos vemos que pueden ser canceladas por el mismo hecho de su falta de uso en el mercado. Lo que implicaría privar a su titular de sus derechos debido a que no esta cumpliendo su función para la cual fue registrada.
Si bien el no uso de una marca puede deberse a determinadas razones ya sea de orden tecnológico o económico. Las normas vigentes han previsto por ello el procedimiento de cancelación. Puesto que mantener una marca sin poder utilizarla de alguna manera impide el dinamismo de utilizarlo en el mercado por otros que si lo necesitan.
