Se entiende por marca notoria o notoriamente conocida aquella que como
consecuencia de su uso intensivo en el mercado o en la publicidad, se ha
difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva, siendo generalmente
conocida al menos por los sectores interesados en el producto o servicio que la
marca distingue.
Ahora, la calificación de una marca como notoriamente conocida
constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial
dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los
principios de inscripción registral y territorialidad. De ahí que la notoriedad
de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486 – Régimen Común sobre
Propiedad Intelectual, confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente
previsto en su título específico: Título XIII “De los signos notoriamente
conocidos”.
Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución N°
2063-2012/TPI-INDECOPI ha establecido determinados criterios para considerar a
una marca como notoriamente conocida y a su vez los medios probatorios que se
requiere para que pueda acreditarse como tal.
I.
Determinación
de la marca notoriamente conocida.
Según el colegiado, si bien el artículo 228 de la Decisión 486 establece
de manera enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de evaluarse y determinar la notoriedad de
una marca, la autoridad competente podrá tomar en consideración otras
circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo,
tales como:
a) La
extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que
comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;
b) La
existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros
para distinguir otros productos o servicios en el mercado;
c) El tipo y amplitud de los canales de
comercialización en los que se distribuyen los productos o se presten los
servicios distinguidos por la marca:
d) La
protección obtenida en distintos países; y,
e) Los
clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la
marca.
Además, la difusión de la marca en los diferentes mercados, deriva de la
intensidad del uso que ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen
decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el
consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el
titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u
ordinaria al status de notoria.
II.
Medios
Probatorios.
Por otro lado, la Sala señala que quien alega la notoriedad de la marca
deberá probar tal calidad, en virtud del principio que la carga de la prueba
corresponde a la parte que alega dicha condición.
Para tal efecto, la parte interesada podrá aportar cualquier medio
probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de
ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público
consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la
marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de
marcado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y
promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales
comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que
surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de
transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como
publicidad relacionada en el intercambio turístico (revistas distribuidas en
vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas
interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado
territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento
por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección,
efectos de publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor
luego de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a
otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales
hay contenido publicitario, etc.
