LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA DEBE ACREDITARSE

Se entiende por marca notoria o notoriamente conocida aquella que como consecuencia de su uso intensivo en el mercado o en la publicidad, se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva, siendo generalmente conocida al menos por los sectores interesados en el producto o servicio que la marca distingue.

Ahora, la calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad. De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en su título específico: Título XIII “De los signos notoriamente conocidos”.

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 2063-2012/TPI-INDECOPI ha establecido determinados criterios para considerar a una marca como notoriamente conocida y a su vez los medios probatorios que se requiere para que pueda acreditarse como tal.

I.      Determinación de la marca notoriamente conocida.

Según el colegiado, si bien el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento  de evaluarse y determinar la notoriedad de una marca, la autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo, tales como:

a)  La extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;

b) La existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;

c)  El  tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se presten los servicios distinguidos por la marca:

d)  La protección obtenida en distintos países; y,

e)  Los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

Además, la difusión de la marca en los diferentes mercados, deriva de la intensidad del uso que ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

II.    Medios Probatorios.

Por otro lado, la Sala señala que quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, en virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega dicha condición.

Para tal efecto, la parte interesada podrá aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de marcado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada en el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.