La Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución N°
2825-2012/TPI-INDECOPI ha precisado algunos criterios para determinar el
aprovechamiento de la reputación ajena en el derecho marcario.
El artículo 10.1 del decreto Legislativo N° 1044 señala que los actos de
explotación indebida de la reputación ajena consisten en la realización de
actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto real o
potencial el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el
prestigio y la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente
económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con
un tercero.
Además, el artículo 10.2 señala que los actos de explotación indebida de
la reputación ajena pueden materializarse mediante la utilización indebida de
bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.
En ese sentido, la Sala señala que se reputa desleal el empleo o
imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas,
envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se
asocien a un tercero. Asimismo, el
aprovechamiento de la reputación ajena se funda en el uso que hace una persona
del prestigio de que goza un signo distintivo de propiedad de otra persona para
presentar sus productos o servicios en el mercado y atraer así la clientela.
La Sala también agrega que no se trata aquí de la deslealtad fruto de la
presentación de las propias presentaciones (productos o servicios) como ajenas;
supuesto éste ya tipificado en el acto de confusión sino del aprovechamiento
del caudal de crédito que atesora otro en el mercado. A mayor grado de
implantación de la marca en el mercado, más factible resulta el riesgo de
aprovechamiento de su reputación. Este principio ha de conjugarse
inmediatamente con el nivel de renombre que atesore la marca. Ahora bien, sin implantación el
aprovechamiento de la reputación es imposible, el aprovechamiento de la marca
renombrada puede producirse aunque no medie error acerca de la procedencia
empresarial de los productos o servicios.
a) Grado
de esfuerzo desplegado por el titular para propiciar su prestigio y reputación.
b) Proximidad
competitiva entre el tercero y el titular
c) Medida
en que la utilización de la marca por el tercero afecta las legítimas
posibilidades de explotación que corresponden al titular.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que un tercero recurre a una marca
ajena sólo cuando le consta o considera que ello facilita su acceso a un nuevo
mercado.
El posible perjuicio que pueda sufrir el titular de la marca del
producto debe ser determinado en cada caso concreto y dependerá, además de los
criterios antes citados, de cuál sea la práctica y costumbre comercial en ese
sector del mercado
Conviene precisar que, si bien el aprovechamiento de la reputación de un
signo, puede tener como supuesto de base la existencia de un riesgo de
confusión, aquéllas puede darse también en los casos que ésta no se produzca
aun cuando las respectivas prestaciones sean distintas y no surja confusión
respecto al origen.
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