ESTABLECEN CRITERIO DE REGISTRO DEL NOMBRE DE UN TERCERO COMO MARCA

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución N° 1040-2013/TPI-INDECOPI, ha realizado un análisis respecto de aquellos signos distintivos que contiene el nombre de personas famosas y que pretenden ser registradas como marcas por terceros. 

La Sala señala que en el tráfico económico, a menudo se encuentran productos o servicios individualizados por medio de marcas constituidas por el nombre de personas distintas de los titulares de las marcas.

Los supuestos de la utilización del nombre de un tercero como marca pueden obedecer a finalidades tales como la popularidad de que gozan dicho sujeto entre los consumidores, la especial relación que une al mismo con los bienes objeto de la marca o incluso al deseo de asociar el consumo de tales productos al nivel de calidad de vida propia del personaje celebre en cuestión.

Al momento de registrar como marca el nombre de una persona distinta del propio solicitante, se tropieza inevitablemente con la protección que en el plano jurídico se otorga al nombre de las personas como derecho de la personalidad. La configuración del derecho al nombre como un derecho inherente a la personalidad de todo individuo pone de manifiesto la necesidad de evitar las inevitables tensiones que tienden a producirse cuando ese derecho pretende ser utilizado por un tercero como signo distintivo de los productos o servicios que un empresario pone a disposición en el mercado.

El nombre – como signo identificador de la personalidad- goza de una especial protección en el ámbito civil. Así, el artículo 19 del Código Civil señala expresamente que toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre y que éste incluye a los apellidos. El derecho a la identidad, y por lo tanto al nombre, encuentra su consagración constitucional en el artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Peru del año 1993, que establece: “Toda Persona tiene derecho: a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar…”, encontrándose a su vez regulado en los artículos 26 y siguientes de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Como es obvio, el derecho al nombre faculta a la persona a oponerse a todos aquellos actos que impliquen una usurpación de su propia identidad, tal y como está previsto en el artículo 28 del Código Civil.

Pese a la aparente incompatibilidad que presentan entre sí la marca y el nombre, el ordenamiento jurídico andino y nacional ha reconocido la posibilidad de que el nombre sea registrado como marca siempre y cuando cumpla con determinados requisitos. En efecto, en el plano civil, el nombre actúa como un signo identificador de la personalidad humana dotado de especial protección, mientras que, en el plano comercial, el nombre se transforma en un mero signo identificador de los productos o servicios o hasta de la propia empresa (a través de su empleo como nombre comercial), razón por la cual cuando pretende ser empleado a título de marca debe ser sometido a una serie de restricciones.

Así, agrega la Sala,  el artículo 136 inciso e) de la Decision 486 señala que no podrán registrarse como marcas los signos que afecten la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

De la lectura de dicha norma se desprende dos supuestos: 

(i)     El Primero referido a la prohibición de registrar como marcas aquellos signos que consistan , entre otros, en el nombre o apellido de una persona distinta del solicitante, siempre que afecte la identidad o el prestigio de la misma, salvo que se acredite su consentimiento o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. Este supuesto opera cuando el nombre o apellido que intenta registrarse como marca no identifica a nadie en concreto. En este caso, se deberá evaluar si el registro solicitado atenta contra la identidad o el prestigio del titular o titulares del nombre o apellido de que se trate, lo cual ocurrirá difícilmente, dado que el nombre o apellido en cuestión no identifican a una persona determinada.  No obstante, si se incurriera en este supuesto mencionado, se denegará el registro solicitado, salvo que el titular o alguno de los titulares legítimos de ese nombre o apellido (opositor/res) o, de ser el caso, sus herederos, otorguen la autorización para su registro. 

(ii)    El segundo referido a la prohibición de registrar como marcas aquellos signos que consistan, entre otros, en el nombre o apellido de una persona identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, siempre que se afecte la identidad o el prestigio de aquélla, salvo que se acredite su consentimiento o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. Este supuesto opera cuando el nombre o apellido que intenta registrarse como marca es identificado por la generalidad del público de manera espontánea, directa o inmediata con un personaje determinado. En ese caso, se deberá evaluar si el registro solicitado atenta contra la identidad o el prestigio de esa persona determinada y, de creerlo así, deberá recabar el consentimiento de la misma, sin que sirva para nada la autorización de otro sujeto que casualmente posea ese mismo nombre o apellido. Conviene precisar que dicha norma es aplicable también en el hipotético caso en que el solicitante de la marca sea titular del nombre o apellido que pretende registrarse. En este último caso, debe recabarse la autorización de aquella persona con la cual se identifica dicho nombre o apellido de manera espontánea, directa e inmediata, o la de sus herederos.

Finalmente, la Sala precisa la existencia de dos aspectos que no han sido contemplados en la Decisión 486. El primero está relacionado con la protección que cabe otorgar al nombre de un extranjero cuando éste sea solicitado como marca. Al respecto, la Sala considera que la autorización se exigirá  tan sólo si el nombre es identificado por la generalidad del público nacional de manera espontánea, directa  e inmediata como un persona determinado distinto del solicitante y que además dicho nombre goce de un reconocimiento y prestigio en el país donde se invoca la protección.

Con relación al segundo aspecto, éste está relacionado con la posibilidad de solicitar a registro sólo el nombre de pila. Con relación a ello, se concluye, contrario sensu, que cuando lo que se quiere registrar es sólo el nombre de pila no es necesario la autorización de ningún sujeto. Ello debido a que el empleo del mismo no es susceptible de ser asociado con ninguna persona, dada su generalidad.

Así, deben tomarse prioritariamente en cuenta dos intereses: por un lado, el del personaje que puede ser reconocido por su especial vinculación a los productos distinguidos con esa marca y, por otro, el de los consumidores de ese específico sector de la producción.

DELIMITAN EL MARCO LEGAL Y DEFINICIÓN DE “PRODUCT PLACEMENT” EN SU RELACIÓN CON EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD

Mediante Resolución Nº 3665-2012/SDC-INDECOPI la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, sanciono a la Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C. por la infracción del principio de legalidad publicitario establecido en el artículo 17 del Decreto Legislativo 1044 –Ley de Represión de la Competencia Desleal, al haber omitido incluir en la transmisión dentro del capítulo del programa televisivo “AL FONDO HAY SITIO”, la frase de advertencia “TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EXCESO ES DAÑINO” por un espacio no menor a tres (3) segundos, tal como lo exige para el caso de anuncios audiovisuales el artículo 8.2 de la Ley 28681 –Ley que regula la Comercialización, Consumo y Publicidad de Bebidas Alcohólicas. 

Además, si bien la sala sanciono por dicha infracción a la empresa cerverza desarrollo el marco legal y definición de “Product Placement en relación con el concepto de publicidad. 

Al respecto la Sala refiere que el artículo 59 literal d) de la Ley de Represión de la Competencia Desleal acoge una definición bastante amplia del concepto de publicidad comercial, precisándose que como tal debe entenderse a cualquier tipo de comunicación que se encuentre dirigida al público y que tenga por objeto promover la contratación de bienes y servicios, para así mejorar la situación competitiva del anunciante. 

Nótese, agrega la Sala, que la misma ley reconoce que los instrumentos publicitarios pueden plasmarse en diversos tipos de soportes. Ello quiere decir que el concepto de publicidad no se limita a aquellos mensajes elaborados que se transmiten a través de medios de comunicación tradicionales. Por el contrario, la concepción amplia que prevé la vigente Ley de Represión de la Competencia Desleal, permite comprender como publicidad no solo aquellos documentos que se transmiten por los canales típicos (prensa, televisión, folletos, carteles en la calle, etcétera), sino también a cualquier estrategia comunicativa distinta. 

Asimismo, el segundo rasgo distintivo que se desprende del artículo 59 literal d) de la ley sobre la materia se vincula con lo que se conoce como la función persuasiva de la publicidad comercial, esto es, que la comunicación pública tenga por finalidad o efecto, de manera directa o indirecta, la adquisición de bienes o contratación de servicios. Esta finalidad persuasiva puede lograrse mediante la promoción directa de un determinado producto o servicios o, de manera indirecta, por ejemplo, al enaltecer la reputación comercial del anunciante mediante la difusión de sus logros, posicionamiento en el mercado, difusión intensiva de la marca, entre otros mecanismos. 

Ahora bien, para lograr este efecto persuasivo, es relevante notar que la norma no exige que el anunciante se atribuya expresamente ciertas características beneficiosas o que enaltezca expresamente sus ventajas frente a otros empresarios. Es decir, no existe mandato legal alguno que refiera que la publicidad debe necesariamente limitarse solo a aquellos actos de comunicación pública en los cuales el anunciante incluya un mensaje articulado que resalte las bondades de su producto, servicio o establecimiento. 

Ello es así pues la función persuasiva de la publicidad comercial no consiste necesariamente en describir las características de los productos o servicios publicitados, sino que esta función puede consistir en la presentación estratégica e intensiva de un determinado producto, servicio, una marca o un agente económico, sin hacer mención alguna a las características de los bienes que comercializa. 

Bajo esta premisa, la Sala señala, que la autoridad administrativa no puede restringirse a evaluar únicamente los anuncios publicitarios tradicionales que contengan un determinado paradigma de contenido informativo (mensaje articulado que exprese las ventajas del bien ofertado), pues ello contradice la creatividad inherente a los diversos tipos de mensajes inmersos en los anuncios publicitarios. Creatividad que, como los propios expertos en publicidad sostienen, puede involucrar una multitud de mecanismos novedosos. 

En este escenario, el mero uso de una marca en un contexto intensivo puede cumplir no solo el fin típico distintivo de identificación del origen empresarial, sino también involucrar un eminente fin persuasivo y, por consiguiente, tener naturaleza publicitaria. Ciertamente, como lo reconoce incluso la propia doctrina especializada en materia de signos distintivos34, la exposición de un signo distintivo tiene por lo general un efecto de recordación en los consumidores, siendo que este efecto de posicionamiento de una marca y del empresario constituye en muchas ocasiones el objetivo de un anuncio o campaña publicitaria y es una vía indirecta de promover la adquisición o contratación de bienes o servicios. 

Ahora bien, la exposición de signos distintivos en determinados contextos puede ser calificada como publicidad comercial, al cumplir un fin persuasivo que es percibido como tal por el consumidor.  

Actualmente, una de las técnicas publicitarias que recurre a la inclusión de determinados signos distintivos en el contexto de una comunicación pública se produce en el denominado “Product Placement” o emplazamiento de producto en el contexto de una serie, película u otra narración. Esta figura, que no tiene desarrollo legal específico ni jurisprudencia a nivel nacional, sin embargo sí ha sido conceptualizada en legislación internacional así como en diversa literatura de marketing.  

Como se puede concluir de las definiciones precitadas, el “Product Placement” es una técnica de posicionamiento que siempre encierra naturaleza comercial, siendo que se distingue de la mera inclusión de productos o servicios en una producción audiovisual con fines narrativos (a la cual se denominará como “Prop Placement”), por el hecho que su objetivo no es el de “decorar” y “ambientar” la escena para que esta represente de la manera más fidedigna la realidad. Por el contrario, el “Product Placement” es un instrumento de marketing eficaz, pues se vale de la producción audiovisual para sortear la incredulidad típica que tienen los consumidores frente a los anuncios comunes e ingresar así de manera desapercibida frente a ellos, advirtiéndose que su papel comercial parte de que no se muestra a la marca como un simple “decorado”, sino que se le da un papel intenso en un contexto persuasivo. 

Por ello, considerando que no necesariamente toda inclusión de productos o marcas en una producción audiovisual tiene fines publicitarios, esta Sala considera que deben establecerse determinadas reglas que faciliten la identificación de cuando existe un fin comercial publicitario o “Product Placement”.  

En ese contexto, el primer elemento que debe concurrir para que se esté frente a “Product Placement” es el factor objetivo.  

El elemento objetivo consiste en determinar la existencia de un contrato, convenio o, ante la ausencia documental de un contrato, del pago de alguna contraprestación –no necesariamente monetaria– a través de la cual el empresario conviene que sus productos, servicios o marcas sea exhibidas en el contexto de una producción audiovisual dada. 

En efecto, conforme al principio de causalidad que guía las actuaciones administrativas, y en concordancia con la definición de anunciante que recoge la ley –la cual califica como tal no solo al sujeto beneficiario de la difusión, sino a aquel que ha provocado esta difusión–, es evidente que solo podrá atribuirse responsabilidad administrativa al empresario cuyos bienes o marcas son exhibidos si se acredita que esta exhibición respondió a un encargo expreso de su parte. De lo contrario, la inclusión de estas imágenes se explica por las necesidades narrativas del propio proveedor de los contenidos audiovisuales y no por un fin comercial atribuible al empresario. 

No obstante ello, cuando no existan pruebas explícitas de un contrato o un pago, la Comisión –o la Sala, de ser el caso– podrán tener en cuenta cualquier otro elemento de juicio relevante que demuestre que la actuación del autor de los contenidos se encontraba encaminada a efectuar publicidad de bienes o servicios a favor del empresario. Ello sucedería, por ejemplo, si se lograra acreditar que la difusión de la marca en la narración se debió a un favor en beneficio de un cliente conocido o a solicitud de este último. 

El segundo factor a verificar es de índole subjetivo y consiste en constatar que la inclusión de la marca sea susceptible de provocar efectos persuasivos en los consumidores que son destinatarios de la comunicación pública, puesto que estos advierten un cierto protagonismo del producto emplazado y no un mero uso con fines narrativos, artísticos, dramáticos o escénicos. 

Cuando la aparición de la marca se vea aparejada de frases complementarias alusivas a sus cualidades y virtudes, es evidente y no habrá duda que se produce un efecto persuasivo. Ciertamente, la adición de alusiones expresas que le otorguen protagonismo a un producto determinado en el contexto de una narración, es el escenario más sencillo, puesto que en él el consumidor percibe directamente un intento comercial de posicionamiento que se vale del contexto narrativo para pasar desapercibido.  

Sin embargo, esta evaluación deberá ser más exhaustiva en aquellos casos donde la inclusión de los bienes o marcas no presente elemento adicional al solo uso del signo distintivo. En dicho escenario, la evaluación deberá darse en el caso concreto, considerando esta Sala que a fin de proteger en la mayor medida posible a los consumidores en el contexto del mandato constitucional de protección especial establecido en el artículo 65 de la Constitución Política del Perú, la autoridad deberá dar primacía a la presunta finalidad publicitaria que, como se ha visto, podría estar presente en cualquier supuesto de exposición de un signo distintivo.  

Finalmente, la Sala concluye que entre otros factores que pueden evaluarse para afirmar el uso publicitario de los signos distintivos en un contexto narrativo se pueden enumerar los siguientes: (i) la falta de necesidad de su inclusión en el contexto de la trama, esto es, la aparición del bien o marca se encuentra desligado de la narración que se muestra y no encuentra justificación escénica; (ii) el uso intenso de su inclusión, pues pese a que la inserción del producto emplazado se justifica en la escena, se resalta intensamente y de una manera recurrente, que no encuentra esa difusión intensa sustento en la necesidad narrativa; (iii) la marcada interacción de los personajes de la producción audiovisual con el producto, más aún cuando este personaje es protagónico; (iv) el hecho que la presencia del producto en las escenas esté claramente diferenciado respecto de otros bienes que se muestran paralelamente; (v) que a lo largo de la producción sea notorio que se evita la inclusión de marcas o productos competidores; y, (vi) presencia destacada y visualmente dominante de la marca, asociada a primeros planos, contrastes lumínicos, movimiento de cámara sobre el producto, entre otras técnicas visuales.