SALA DE PROPIEDAD INTELECTUAL PRECISA DIFERENCIA ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y LA MARCA, ASI COMO SU RIESGO DE CONFUSIÓN

Mediante ResoluciónN° 0014-2013/TPI-INDECOPI la Sala Especializada en Propiedad Intelectual precisa la diferenciación entre un nombre comercial y la marca para delimitar el riesgo de confusión entre ambas. 

Según la Sala, la marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados o prestados por una persona de los productos o servicios de otra. La protección legal de las marcas está regida por el principio registral de acuerdo al cual el derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del registro, el mismo que concede una protección legal de la marca en todo el territorio nacional del país en que se efectuó dicho registro.

El nombre comercial, en cambio, es el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, diferenciándolo de las actividades de sus competidores. Conforme se ha señalado, el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso, sin que sea necesario el registro mismo, el cual tiene efectos meramente declarativos, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene una influencia efectiva.

A diferencia de lo que ocurre con las marcas, un nombre comercial no necesita ser inherentemente distintivo, por lo que puede estar compuesto de términos genéricos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades, referidos al objeto o actividad de la empresa titular o indicativos del lugar geográfico en el que la empresa funciona. Sólo se exige que el nombre comercial adoptado por una empresa sea suficientemente diferente de los nombres comerciales usados por empresas anteriores para evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación equívoca. En tal sentido, la distintividad del nombre comercial se apreciará en función de su aptitud para distinguir en los hechos a la entidad que lo usa frente a los demás que operan en el mismo mercado.

Dentro de este contexto – agrega la Sala – es necesario determinar cuáles son los criterios a aplicarse a fin de permitir el ejercicio del derecho contenido por la ley. Dichos criterios son los siguientes: 

CONFLICTO ENTRE UN NOMBRE COMERCIAL ANTERIORMENTE UTILZIADO Y LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA 
En este caso, debe tenerse presente que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse – en base al derecho concedido por el artículo 136 inciso b) de la Decision 486 – al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva a nivel nacional que otorga el registro de una marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Sin embargo, aquellos nombre comerciales que no tiene mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca. 

CONFLICTO ENTE UN NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO Y UNA MARCA O NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO 
Aquí deberá considerarse que el hecho que se acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que éste acceda directamente a registro, puesto que el mismo sólo será posible en la medida que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, que en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca en base a la titularidad de su nombre comercial), no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que en esos casos su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial del solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del tercero. En estos casos, no es necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido en todo el territorio nacional. 

CONFLICTO ENTRE UN NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO Y UN NOMBRE COMERCIAL UTILZIADO CON ANTERIORIDAD A LA SOLICITUD DE REGISTRO 

Aquí habrá que atender a la antigüedad de los mismos. Así, en el caso que tanto el solicitante del registro como el opositor al mismo sustenten sus respectivos derechos en el uso de nombres comerciales, la Sala es de la opinión que si el solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del opositor, tendrá un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca. Sin embargo, en caso que el nombre comercial del opositor sea más antiguo que el del solicitante sólo podrá lograr la denegatoria del registro si éste tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario se procederá al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que éste deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior. Así, so el uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de influencia económica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial no podrá usarse.

ESTABLECEN ÁMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL DE LAS NORMAS DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL

La Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución N° 0190-2013/SDC-INDECOPI, realiza una interpretación sobre la aplicación de la norma de Represión de la Competencia Desleal – D.L. N° 1044, para sancionar una infracción por acto de engaño realizado a través de un anuncio publicitario. 

El caso que analiza la Sala, para establecer este criterio en comentario, está referido a la publicidad que realiza un proveedor de servicios en el límite fronterizo con otro país. Es decir, en una ciudad al otro lado de la frontera y a través de diversos medios de comunicación escrita, donde el proveedor anunciaba sus servicios al cual podían acceder los usuarios o consumidores al cruzar la frontera, en territorio peruano.

Según la Sala, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1044 regula el ámbito de aplicación territorial de las normas de represión de la competencia desleal, estableciendo que estas últimas son de aplicación a todos aquellos actos de naturaleza concurrencial que produzcan o puedan producir efectos en todo o en parte del territorio nacional, aún cuando dichos actos se hayan originado en el extranjero.

El citado artículo 4 recoge la denominada “Teoría de los Efectos” con la finalidad de determinar el ámbito de aplicación de Ley ante la presunta comisión de actos de competencia desleal. Según esta teoría, la Ley se aplica a todas aquellas conductas desleales que afecten la competencia en el territorio peruano, con prescindencia del lugar de su realización, que en muchos casos y en atención a la dinámica de las relaciones comerciales, no se circunscribe a un solo ámbito territorial.

Sobre este punto, la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1044 señala textualmente lo siguiente: 

“Al respecto, se debe considerar que la aplicación territorial de una norma suele consistir en la sujeción de una determinada conducta a la ley nacional del territorio donde aquella ha tomado lugar. No obstante ello, en el derecho de la competencia en general, el ámbito de aplicación territorial se define por lo general en función a la denominada “teoría de los efectos”, recogida en el artículo 4 del dispositivo. Bajo esta teoría, la Ley se aplica a todas aquellas conductas anticompetitivas o desleales que produzcan o puedan producir efectos en todo o en parte del territorio nacional, con prescindencia del lugar de su realización.” 

Por otro lado, conforme a la línea jurisprudencial desarrollada por la Sala, debe considerarse que “el enjuiciamiento de la veracidad de un anuncio publicitario se realiza a partir del momento de su difusión”, es decir, en aquel intervalo de tiempo en el cual el destinatario final accede a la información contenida en el soporte, “sin perjuicio de que un consumidor adopte una errónea decisión de consumo o no, lo que será enjuiciado en todo caso, bajo los alcances de los deberes de idoneidad e información contemplados en la legislación de Protección al Consumidor.” 

En dicho escenario, la Sala considera que los efectos de la publicidad se materializan cuando el destinatario final toma contacto con aquella. Ello con independencia que a partir de la publicidad se vea motivado a contratar un servicio o adquirir un producto como consecuencia de la persuasión generada por un anuncio publicitario y del lugar en el cual se efectúa la compra del producto o se recibe la prestación del servicio anunciado.

En ese sentido, la Sala concluye que resulta relevante destacar que el propio órgano instructor señala que el ámbito de difusión del medio de comunicación escrito –empleado para publicar el anuncio cuestionado– se circunscribe a la ciudad extranjera. Y que se ha verificado en fuentes de información pública que la difusión de dicho medio de comunicación sé restringiría a la referida ciudad. También añade que no obra en el expediente elemento de prueba alguno que permita concluir que el anuncio cuestionado ha sido difundido en el territorio nacional.

Así, los destinatarios finales de la publicidad cuestionada, agrega la Sala, son los ciudadanos extranjeros que se forman una expectativa respecto a la información contenida en el anuncio. Ciertamente, es sobre aquellos sujetos que se generan los efectos del anuncio publicitario, el cual está destinado a promocionar servicios que son prestados en el territorio nacional, con prescindencia en la ciudad limítrofe.

En consecuencia, para la Sala, la Secretaría Técnica de la Comisión carecía de competencia para iniciar el presente procedimiento por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, en tanto el anuncio cuestionado no produce ni puede producir sus efectos en el territorio nacional, presupuesto indispensable para determinar que los hechos denunciados se encuentran en el ámbito de aplicación territorial de la normativa que reprime los actos de competencia desleal recogida en el Decreto Legislativo 1044, conforme lo dispone el artículo 4 de dicho cuerpo normativo.