PRECISAN LA ACREDITACIÓN DE USO DE LA MARCA PARA EVITAR SU CANCELACIÓN.

Mediante Resolución N° 0039-2013/TPI_INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI ha precisado la acreditación de uso de la marca para evitar su cancelación de uso. 

De esta manera, la Sala ha señalado que dado que el uso de la marca en el mercado debe estar de acuerdo al producto o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso, debe tenerse en consideración las características del tipo de cada marca, así como los productos y servicios correspondientes, ya que sólo un uso de acuerdo a las características comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley.

En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podrá acreditarse con documentos que demuestren, por ejemplo, la venta de tales productos (facturas, boleta de venta) en la cantidad que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto que se trate, pueda razonablemente revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.

Cabe precisar que dichos documentos deberán consignar expresamente la marca registrada o, en todo caso, el código que se use para identificar a la misma, lo cual también debe ser acreditado debidamente. Asimismo, el uso de la marca registrada deberá apreciarse con respecto a los productos que distingue y no a título de nombre comercial (a saber, en el encabezado de la factura o en el membrete de la misma), dado que dicho uso sólo acreditaría el uso efectivo de un signo para identificar una empresa en el ejercicio de sus actividades económicas, mas no el uso de un signo para identificar un determinado producto en el mercado.

Así, será distinto el criterio para evaluar el uso de una marca que distingue productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lácteos) que el de una marca que distingue productos de venta esporádica o por encargo (automóviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, joyas, etc.).

Sin embargo, no sólo podrá acreditarse el uso de una marca de producto con documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado. La presentación de catálogos o publicidad, en la que se aprecie la marca en la relación directa con el producto, será elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

Al respecto, cabe precisar que si bien la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta puede servir como elemento de juicio a fin de verificar el uso en el mercado de la marca en relación directa con el producto (sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas), dichas pruebas no serán idóneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta en el mercado.

Lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica sin más a las marcas de servicio (por su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la marca de servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio.

En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar el uso de una marca de servicio, además de facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado), así como publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que distingue.

Habrá que tomar en cuenta que en el caso de las marcas de servicio en la publicidad tiene más importancia que en la marca de producto. Siendo lo más importante ponderar si la publicidad resulta suficiente para indicar que la marca identifica un origen empresarial determinado.

Finalmente, además de los criterios antes señalados, no debe olvidarse que todo documento o prueba que se presente u ofrezca deberá cumplir con el requisito de haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres años anteriores al inicio de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso.

El artículo 165 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, establece que, a solicitud de persona interesada, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los países miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación. Esta norma precisa que la acción de cancelación sólo podrá iniciarse una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Adicionalmente, dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL PRECISA EL CONCEPTO DE APARICIENCIA PARTICULAR DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

Mediante Resolución N° 0002-2013/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, ha precisado el concepto de apariencia particular de los diseños industriales. 

Según la Sala, el artículo 113 de la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Intelectual,  señala que se considera diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

En ese contexto, la Sala interpreta como particular aquello que es singular o individual, como contrapuesto a universal o general. Por tanto, el diseño tendrá carácter particular cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Además, deberá conferir un valor agregado al producto al que se aplique.

Así, la incorporación de un diseño industrial a un producto debe ayudar a una diferenciación suficiente del mismo, originando un aumento de la atracción de los compradores hacia tales productos, lo que justificaría su compra e incrementaría la venta de estos productos.

Por otro lado, la apariencia es una de las consideraciones que más influye en la decisión de los consumidores a la hora de preferir un producto sobre otro, particularmente cuando una clase de productos que desempeña la misma función está disponible en el mercado. En estas situaciones, si el desempeño técnico de varios productos ofrecidos por diferentes fabricantes es relativamente igual, la apariencia estética y el costo determinarán la elección del consumidor.

A diferencia del requisito de novedad, no se cumple con el requisito de apariencia particular con la sola comparación con los diseños preexistentes, sino que se requiere un determinado criterio o juicio de valor. Para que un diseño tenga una apariencia particular, no basta que no sea copia de otro diseño preexistente, sino que debe superar un mínimo nivel de originalidad y creatividad, de modo que la “impresión general sea claramente diferente”. Si bien el diseño industrial puede inspirarse en un diseño o elemento preexistente, debe presentarse en una forma distinta y original.

Es decir, un diseño industrial debe plasmar la personalidad de su autor, aunque en un nivel menor que el que se exige para el derecho de autor.

Por ello, la Sala conviene en precisar que este requisito es muy difícil de lograr en un diseño industrial, por cuanto sus autores son diseñadores profesionales que se basan en la demanda del mercado y los requerimientos de sus clientes para hacer sus diseños. En consecuencia, queda poco espacio para plasmar la personalidad de su autor.

SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INDECOPI ESTABLECE CRITERIO PARA DETERMINAR EL RIESGO DE CONFUSIÓN ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS: NOMBRE COMERCIAL Y MARCA

Mediante Resolución N° 0014-2013/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI ha establecido tres criterios que debe tenerse en cuenta al momento de determinar el riesgo de confusión entre signos distintivos: nombres comerciales y marcas. 

Según la Sala, el criterio que debe aplicarse dependerá del ejercicio del derecho contenido por la ley, así tenemos los siguientes criterios: 

CONFLICTO ENTRE UN NOMBRE COMERCIAL ANTERIORMENTE UTILIZADO Y LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA.
En este caso, debe tenerse presente que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse – en base al derecho concedido por el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Intelectual– al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva a nivel nacional que otorga el registro de una marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Sin embargo, aquellos nombres comerciales que no tiene mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca. 

CONFLICTO ENTRE UN NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO Y UNA MARCA O NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO.
Aquí deberá considerarse que el hecho que se acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que éste acceda directamente a registro, puesto que el mismo sólo será posible en la medida que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, que en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca en base a la titularidad de su nombre comercial), no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que en esos casos su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial del solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del tercero. En estos casos, no es necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido en todo el territorio nacional. 

CONFLICTO ENTRE UN NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO Y UN NOMBRE COMERCIAL UTILIZADO CON ANTERIORIDAD A LA SOLICITUD DE REGISTRO.
Aquí habrá que atender a la antigüedad de los mismos. Así, en el caso que tanto el solicitante del registro como el opositor al mismo sustenten sus respetivos derechos en el uso de nombres comerciales, la Sala es de la opinión que si el solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del opositor, tendrá un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca. Sin embargo, en caso que el nombre comercial del opositor sea más antiguo que el del solicitante sólo podrá lograr la denegatoria del registro si éste tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario se procederá al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que éste deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior. Así, si el uso del nombre comercia posterior genera confusión en la zona geográfica de influencia económica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial no podrá usarse.