SALA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INDECOPI ESTABLECE DOS CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN TEMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: I) PÉRDIDA DE NOTORIEDAD DE UNA MARCA; Y, II) ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL EN LA SOLICITUD DE REGISTRO.

Mediante Resolución N° 2032-2010/TPI la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI ha señalado dos criterios a tenerse en cuenta en el derecho de propiedad intelectual.

El primero de ellos está referido a la pérdida de notoriedad de una marca, al indicar que la notoriedad es un hecho variable en el tiempo, por lo que corresponde al titular de una marca acreditar que la notoriedad declarada sobre su marca se mantiene con el paso de los años; asimismo, la acreditación de la notoriedad de una marca por parte de su titular debe realizarse a través de medios probatorios suficientes que acrediten la constante publicidad, promoción y ventas de dichas marca, así como medios de pruebas que demuestren fehacientemente la preferencia y recordación por parte del público consumidor de dicha marca.

El segundo punto tratado por la Sala señala que los actos de competencia desleal se dan incluso con la sola pretensión de registrar una marca, es así que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI indica que, toda aquella persona que solicite el registro de una marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece. La sola intención de asemejarse a una marca que no le pertenece determinar la existencia de que no se estaría actuando dentro de la leal y honesta competencia, permitiendo inferir que con el registro solicitado se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, conforme a lo establecido por el artículo 137 de la Decisión Andina 486.

Esta decisión proviene de la controversia acontecida entre las marcas ZOLO JEANS & COMPANY y POLO JEANS CO. Esta última forma parte de la familia de marcas de la reconocida empresa americana The Polo/Lauren Company, L.P., quien es titular de otras marcas como POLO BY RALPH LAUREN, POLO SPORT, entre otras.

SALA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DEL INDECOPI RATIFICA EL USO DE LA MARCA OECHSLE

La Sala de Defensa de la Competencia N° 1 mediante Resolución N° 2738-2010/SC1-INDECOPI confirmó la Resolución N° 001-2010/CCD-INDECOPI que declaró infundada la denuncia interpuesta por el señor Tomas Oechsle Sigg contra Reestructuradora de Empresas S.A. y Tiendas Peruanas S.A. por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y explotación indebida de la reputación ajena y por contravenir la cláusula general.

De acuerdo a la Sala, si bien el denunciante alegó que su familia participó en el rubro de tiendas por departamento con la razón social “Casa Oechsle S.A.”, habiendo sido titular del nombre comercial “Oechsle”, debe señalarse que el registro de dicha marca estuvo vigente hasta el mes de julio de 1996 sin que se haya solicitado su renovación, por lo que a partir de dicha fecha cualquier tercero con legítimo interés podía solicitar su registro.

Asimismo agrega que la normativa de propiedad intelectual impone al titular de una marca la carga de renovar periódicamente su registro, con la finalidad de garantizar la permanencia de dicha denominación en el mercado en tanto esta sea utilizada, pues de no cumplir con dicha carga su registro caducará. Precisamente, el hecho de facultar a que un tercero pueda inscribir una marca cuyo registro ha caducado encuentra sustento en la libertad empresarial de los agentes que concurren en el mercado, quienes se encuentran legitimados para adoptar las acciones comerciales que estimen pertinentes en tanto no exista impedimento legal alguno que lo prohíba.

Por ello, el solo hecho de solicitar ante la autoridad competente el registro de una determinada marca no constituye per se una conducta que se encuentre prohibida por el ordenamiento y, por tanto, pueda calificarse como ilícita en el marco de la normativa de competencia desleal, pues involucra el derecho de toda persona a proteger - mediante el registro - los signos distintivos que utiliza o se dispone utilizar para el desarrollo de sus actividades comerciales en el mercado.

Por otro parte, la Sala señaló que no se había acreditado que Reestructuradora de Empresas S.A. y Tiendas Peruanas S.A. hayan realizado actos conducentes a inducir a error a los consumidores respecto del origen empresarial de sus tiendas “Oechsle”, informando que estas eran las “Tiendas Oechsle” que antiguamente eran dirigidas por la familia del denunciante.

En consecuencia, la utilización de la marca “Oechsle” por parte de las denunciadas no traslada información errónea a los consumidores que permita percibir que las tiendas del Grupo Interbank y las antiguas “Tiendas Oechsle” formaban parte del mismo grupo empresarial; y, por tanto, que vincule a las actuales tiendas “Oechsle” con la reputación que las antiguas “Tiendas Oechsle” pudieron haber ostentado en el pasado, en el marco del desarrollo de sus actividades comerciales en el mercado.

SEMEJANZA ENTRE SIGNOS

La determinación de la existencia de similitud entre marcas que se confrontan es una tarea compleja, altamente subjetiva, para la que es dificil mantener criterios o reglas precisas, haciéndose necesario analizar los usos comerciales, según las reglas de la sana crítica y el buen sentido.

Es posible que dos examinadores ante un mismo caso lleguen a conclusiones diferentes, o que el mismo examinador cambie de opinión en casos resueltos en un tiempo diferente. Por esta razón y con la finalidad de que, en la medida de los posible, no se produzcan discrepancias o contradicciones en la actuación administrativa, es necesario establecer criterios que tiendan a encauzar la apreciación subjetiva inherente a la realización del examen comparativo de marcas.

El problema en cuestión ha sido enunciado por la jurisprudencia española en los siguientes términos:

"El concepto de semejanza en materia de marcas es un concepto jurídico indeterminado cuya realidad subyacente ha de ser apreciada en función del comportamiento colectivo con arreglo a la sana crítica, al buen sentido, al sentido común (no técnico); pero esta indeterminación no habilita una potestad discrecional de la Administración pues existen límites tales como aquel que establece que la persona que ha de examinar la semejanza ha de colocarse en el lugar del consumidor medio y teniendo en cuenta los criterios orientados que han sido elaborados por la doctrina jurisprudencial con el fin de ir objetivando el criterio subjetivo del cada cual".

En base a la jurisprudencia expuesta, es necesario hacer dos consideraciones antes de abordar los criterios orientadores que tienden a objetivizar el examen comparativo entre marcas:

1) La semejanza entre marcas surge en cada caso concreto, por lo que los criterios no podrán ser aplicados de una manera automática. Su aplicación deberá realizarse en atención a las circunstancias específicas de cada caso concreto;

2) El examinador debe intentar eliminar el grado de subjetivismo. Para ello, debe ponerse en el lugar del consumidor medio, es decir, ni demasiado meticuloso ni demasiado despistado; y deberá hacerlo en relación al producto o servicio concreto que la marca distingue, ya que no es lo mismo el consumidor de un producto de uso corriente que el de un producto costoso y especilizado o de consumo esporádico.