SALA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INDECOPI ESTABLECE CRITERIO DE EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS EN IDIOMA EXTRANJERO

Mediante Resolución N° 0054-2012/TPI-INDECOPI la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI ha establecido el siguiente criterio que debe tenerse en consideración al momento de realizar el “Examen de Registrabilidad” de un signo distintivo (marca) con denominación descriptiva en idioma extranjero para proceder con su registro.

Según la Sala, en el caso de las denominaciones descriptivas en idioma extranjero, ellas serán tratadas como denominaciones en castellano, dependiendo del grado de conocimiento de su significado o de la necesidad de su utilización por parte de los competidores para que puedan concurrir libremente en el mercado.

Por ello, la Sala advierte los siguientes casos:

• ·  Palabras que han ingresado al lenguaje común del país para describir un determinado producto, servicio o actividad, tales como: light, Premium, small, médium, large, extra large, delivery, fashion.

• · Palabras que no han ingresado al idioma nacional pero se entienden por su semejanza, tales como magnificent, brilliant, ceramic, energy, select

• ·  Palabras que tiene un carácter descriptivo en su país de origen (tal es el cado de singles para referirse a queso en tajadas individuales) y, por el intercambio comercial frecuente con el país de donde proviene su uso, están llegando al Perú productos en los que se utiliza con ese carácter. A través de un uso frecuente el sector pertinente del público puede llegar a entender su significado.

Asimismo, añade el colegiado, que un término en idioma extranjero puede ser considerado como descriptivo en los siguientes supuestos: si es una denominación en idioma extranjero que ha entrado a formar parte del idioma castellano, si es entendida por el público, o es necesario su uso en el comercio de importación o exportación.

Si el significado de las denominaciones descriptivas en idioma extranjero no es conocido por el público consumidor, serán percibidas por éste como términos arbitrarios o de fantasía susceptibles de ser registrados.

Finalmente, el colegiado precisa que en el caso que el significado de las denominaciones descriptivas en idioma extranjero no sea conocido por el público y que, por lo tanto, no las use actualmente, pero exista suficiente seguridad de que en el futuro se va a necesitar de dichas denominaciones a título descriptivo en publicidad, indicaciones de uso, distribución de los productos o prestación de los servicios, etc, es conveniente dejarlas libres debido a las necesidades del tráfico económico. Esa posibilidad de uso debe ser objetivamente concreta y el análisis del caso debe ser riguroso, requiriéndose de información sobre las transacciones comerciales que el país lleva con el país de donde proviene la denominación en cuestión.

Además, debe tenerse en cuenta que “las variaciones de una denominación descriptiva en idioma extranjero son tratadas en forma semejante a las variaciones antes mencionadas de una denominación descriptiva en idioma español”, concluye la sala.