SALA DE PROPIEDAD INTELECTUAL PRECISA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE RIESGO DE CONFUSIÓN ENTRE DOS SIGNOS DISTINTIVOS Y LA FORMA DE ANALIZAR LA EXISTENCIA DE UN RIESGO DE CONFUSIÓN MARCARIO

Mediante Resolución N° 0689-2012/TPI-INDECOPI la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI ha precisado la aplicación del Principio de Especialidad al momento de resolver un caso sobre Riesgo de Confusión entre Signos Distintivos, y a su vez, analiza de manera muy certera la forma de cómo debe evaluarse la existencia de un riesgo de confusión marcario partiendo del elemento de distintividad.

Según la Sala, para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el Principio de la Especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.

Cabe precisar que la regla de la especialidad no está necesariamente vinculada a las clases de la Nomenclatura Oficial, por lo que no debe confundirse su verdadero alcance. Además, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486 otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referencial.

Así, agrega la Sala, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. En tal sentido, para determinar si existe riesgo de confusión, lo relevante es determinar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.

Finalmente, la Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: producto- servicio, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determina que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

SALA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ESTABLECE CRITERIO DE INTERPRETACION DE LA PUBLICIDAD EN EL MERCADO DE PARTE DEL CONSUMIDOR

Mediante Resolución N°465-2012/SC1-INDECOPI la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del INDECOPI establece los criterios de interpretación de la publicidad de parte de los consumidores.

De esta manera, previamente la sala refiere que el artículo 8.1 del Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que los agentes no deben ejecutar conductas que tengan por efecto, real o potencial, inducir a error al consumidor respecto de las características, atributos o condiciones de los bienes que ofrecen en el mercado.

De acuerdo con este artículo, toda información objetiva y comprobable contenida en una pieza publicitaria debe ajustarse a la realidad, evitando que se desvíen indebidamente las preferencias de los consumidores en virtud de las falsas expectativas que se han generado sobre las condiciones del servicio anunciado.

Así, la sala establece que de conformidad con el artículo 21 del Decreto Legislativo 1044, la metodología para evaluar si determinada información contenida en un anuncio publicitario infringe el principio de veracidad o no, consta de los siguientes pasos:

(i)  se debe establecer a partir de una apreciación integral y superficial del anuncio publicitario, en qué consiste el contenido del mensaje que reciben los consumidores; y,

(ii)  una vez delimitado dicho mensaje, este debe ser corroborado con la realidad y, si existe alguna discordancia, podrá concluirse que el anuncio publicitario es falso o induce a error y, consecuentemente, infringe el principio de veracidad.

El colegiado también añade que el examen superficial del mensaje publicitario es aquel que realiza el consumidor teniendo en consideración el mensaje en su conjunto. De este modo, la interpretación de la publicidad depende de todos los elementos, sonidos, figuras y referencias que se complementan en el anuncio. En esa línea, la doctrina ha señalado al respecto que existe un “Principio de Indivisibilidad” del anuncio, en virtud del cual no es posible romper la unidad de la pieza publicitaria al efectuar su interpretación.

Por ello, las expresiones publicitarias no se pueden analizar aislando sus diversas partes integrantes, las cuales deben ser analizadas en su conjunto, sin desagregarlas y atendiendo a la impresión global que generen en sus destinatarios.

Asimismo, la Sala agrega que  quien atribuye el significado de un anuncio es el consumidor y no el anunciante, por lo que la intención de este último será irrelevante para delimitar el mensaje publicitario. De tal manera, al ser el consumidor quien, en su condición de destinatario e intérprete de la publicidad, define bajo sus propios parámetros y experiencia el mensaje publicitario, resulta importante delimitar el contexto del mercado bajo el cual el consumidor se inserta, a efectos de tener una mejor aproximación a lo que este entiende de manera más natural.

Finalmente, concluye que la interpretación de los anuncios se basa en el significado usual que un consumidor le atribuye a las diversas imágenes y frases que figuran en un anuncio. Y este significado, en la generalidad de las veces, se encuentra determinado e influenciado por las prácticas y comportamiento común del mercado de productos o servicios en el cual el consumidor interactúa, ya que en función de su experiencia previa es que el consumidor forma sus expectativas.

SALA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INDECOPI ESTABLECE CRITERIO SOBRE LA TERRITORIALIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL Y EL RIESGO DE CONFUSIÓN

Mediante Resolución N° 057-2012/TPI-INDECOPI la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI establece tres importantes criterios a tenerse en cuenta sobre la territorialidad del nombre comercial y su riesgo de confusión con otros signos distintivos.

Dicho criterios señalados por la Sala, se da al analizar un caso en el cual, el conflicto se presenta entre un signo solicitado a registro como marca de servicio y un nombre comercial previamente utilizado, por lo que  se procedió a determinar si la amplitud de la zona de influencia geográfica de este último signos distintivo puede lograr la denegatoria del registro.

A consideración de la Sala estos criterios se deben aplicar cuando acontecen los siguientes conflictos:

a)     Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca.

En este caso, debe tenerse presente que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es del a opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse – en base al derecho concedido por el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 – al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva a nivel nacional que otorga el registro de una marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Sin embargo, aquellos nombre comerciales que no tiene mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.

b)     Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado.

Aquí deberá considerarse que el hecho que se acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que éste acceda directamente a registro, puesto que el mismo sólo será posible en la medida que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, que en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca en base a la titularidad de su nombre comercial), no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signos distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que en esos casos su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial del solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del tercero. En estos casos, no es necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido en todo el territorio nacional.

c)     Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro.

Aquí habrá que atender a la antigüedad de los mismos. Así, en el caso que tanto el solicitante del registro como el opositor al mismo sustenten sus respectivos derechos en el uso de nombre comerciales, la Sala es de la opinión que si el solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del opositor, tendrán un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca. Sin embargo, en caso que el nombre comercial del opositor sea más antiguo que el del solicitante sólo podrá lograr la denegatoria del registro si éste tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario se procederá al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que éste deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior. Así, si el uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de influencia económica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial no podrá usarse.