Mediante Resolución N°
057-2012/TPI-INDECOPI la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI establece tres
importantes criterios a tenerse en cuenta sobre la territorialidad del nombre
comercial y su riesgo de confusión con otros signos distintivos.
Dicho criterios
señalados por la Sala, se da al analizar un caso en el cual, el conflicto se
presenta entre un signo solicitado a registro como marca de servicio y un
nombre comercial previamente utilizado, por lo que se procedió a determinar si la amplitud de la
zona de influencia geográfica de este último signos distintivo puede lograr la
denegatoria del registro.
A consideración de la
Sala estos criterios se deben aplicar cuando acontecen los siguientes
conflictos:
a) Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la
solicitud de registro de una marca.
En este caso, debe
tenerse presente que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su
zona de influencia económica, por lo que la Sala es del a opinión que el
titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse – en base al derecho
concedido por el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 – al registro de una
marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia
de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso,
el derecho de exclusiva a nivel nacional que otorga el registro de una marca
puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de
confusión en el consumidor. Sin embargo, aquellos nombre comerciales que no
tiene mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior,
no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.
b) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre
comercial registrado.
Aquí deberá
considerarse que el hecho que se acredite el uso de un nombre comercial no
significa necesariamente que éste acceda directamente a registro, puesto que el
mismo sólo será posible en la medida que no se afecten los derechos registrales
de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, que en caso se solicite el
registro de un nombre comercial (o de una marca en base a la titularidad de su
nombre comercial), no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de
un tercero un signos distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que en
esos casos su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se
aplica incluso cuando el nombre comercial del solicitante haya sido utilizado
en el comercio con anterioridad al registro del tercero. En estos casos, no es
necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado,
puesto que la publicidad que otorga el registro determina que éste sea
protegido en todo el territorio nacional.
c) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial
utilizado con anterioridad a la solicitud de registro.
Aquí habrá que atender
a la antigüedad de los mismos. Así, en el caso que tanto el solicitante del
registro como el opositor al mismo sustenten sus respectivos derechos en el uso
de nombre comerciales, la Sala es de la opinión que si el solicitante demuestra
que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del opositor,
tendrán un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca. Sin
embargo, en caso que el nombre comercial del opositor sea más antiguo que el
del solicitante sólo podrá lograr la denegatoria del registro si éste tiene una
influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario se
procederá al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que éste
deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior. Así, si el
uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de
influencia económica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el
registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre
comercial no podrá usarse.
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