La Sala de
Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución N°1242-2012/TPI-INDECOPI, ha precisado la aplicación de la prohibición de
registro de marcas tridimensionales ante un pedido de nulidad de registro
marcario.
Al respecto la Sala
refiere que la Decisión 486 Régimen Común Sobre Propiedad Intelectual,
establece una acción de nulidad absoluta (referida a signos que se otorgaron
contraviniendo las prohibiciones absolutas de registro), una relativa (que
tiene un plazo de prescripción de cinco años desde la fecha de concesión del
registro impugnado y está referida a signos que se otorgaron contraviniendo las
prohibiciones relativas de registro o cuando se hubiera efectuado el registro
de mala fe) y una parcial (referida únicamente a aquellos productos o servicios
para los que resultan aplicables las casuales anteriores, los cuales se
eliminan del registro de la marca).
Asimismo, agrega la
Sala, que el artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional
competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en
cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se
hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer
párrafo y 135 de la Decisión 486.
Que el colegiado al
referirse al caso en particular, señala que la marca tridimensional es aquella
constituida por firmas particulares de los envases, recipientes, embalajes, u
otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos.
Además, indica que
el artículo 135 de la Decisión 486, concordado con el artículo 129 del Decreto
Legislativo 823, contiene disposiciones precisas para excluir del registro a
las formas que no pueden constituir una marca. Así en los incisos c) y d) se
prohíbe el registro de los signos que consistan i) en las formas usuales de los
productos o de sus envases o ii) en formas impuestas por la naturaleza o la
función de los productos; en tanto que en el inciso d) se prohíbe el registro
de las formas que iii) den una ventaja funcional o técnica al producto o
servicio al cual se aplican.
Finalmente,
concluye la Sala precisando que la razón para excluir de la protección del
registro como marcas a estos signos, conforme lo establece la Decisión 486,
estriba en que dichas formas son susceptibles de ser protegidas a través del
régimen de invenciones, que permite a su titular gozar de la prerrogativa de
explotación temporal y le confiere un derecho oponible frente a terceros
respecto de cualquier género de productos. Asimismo, busca impedir que la
protección originalmente otorgada a estas formas de invención, pueda ser
prorrogada o extendida indefinidamente a través del registro como marca,
impidiendo a otros explotar dicho dispositivo a partir del momento en que pase
al dominio público.
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