Muchas
empresas suelen distinguir diferentes tipos (géneros o especies) de productos de
su línea de producción con un término (palabra, partícula/ figura) común que
forma parte de las marcas de dichos productos. Este término común – que puede
ser un prefijo o sufijo – es modificado mediante la adhesión o supresión de
otras sílabas. De esta práctica resulta que una denominación que contenga el
término común es considerada por el consumidor como una variación más de los
signos del titular anterior y, en consecuencia, asume que todos ellos provienen
del mismo origen empresarial. En otras
palabras, nos estamos refiriendo a una “Familia de Marcas”.
Al
respecto, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución N°1288-2012/TPI-INDECOPI ha establecido un nuevo criterio sobre riesgo de
confusión de un signo distintivo con una familia de marcas. Precisando dos
condiciones que deben de cumplirse para que esta se produzca:
a)
El término común debe poseer tal fuerza
distintiva que sirve para indicar el origen empresarial del titular.
En
este punto, la sala refiere que el término común debe por sí mismo ser capaz de
identificar el origen empresarial, de tal forma que el público crea que todos
los signos que llevan este término común provienen del mismo origen
empresarial. Sólo en estos casos el publico considerará – a pesar de que la impresión
de conjunto del signo solicitado sea diferente – que éste es parte de la
familia de marcas.
Un
término común poseerá por lo general por sí mismo carácter distintivo si el
publico se ha acostumbrado a que diversos productos o servicios del titular sean
distinguidos con la misma partícula o término común. Sin embargo, no es
indispensable que el titular tenga como práctica usual identificar sus líneas
de productos con signos que lleven el término común. En algunos casos, puede
ser que el término común sea tan característico o distintivo o se haya impuesto
en el mercado que basta que sólo lo haya usado en un signo para que su uso en
signos posteriores haga creer al público que ambas provienen de la misma
empresa. También, circunstancias especiales – como la forma en que partes de la
denominación ha sido reproducida – puede hacer creer al público que los signos
en cuestión provienen del mismo origen empresarial. En todo caso, si el público
aún no está acostumbrado al uso de diferentes signos que contengan el mismo
término común, los requisitos a exigirse para aceptar la existencia de una
familia de marcas serán más rigurosos.
Si
ambas condiciones están presentes, es muy probable que el público consumidor –
aunque por la impresión en conjunto de los signos no se vea confundido respecto
a la identificación de los productos (confusión directa) – si considere por la
identidad o correspondencia del término común que se trata de otro producto más
del titular que suele identificar sus productos con este término común
(confusión indirecta).
b)
El signo solicitado lleva el término común
La
sala agrega, que no es necesaria la identidad común en el signo solicitado,
pero sí por lo menos que éste aparezca en forma substancialmente igual.
Pequeñas variaciones, que no modifican substancialmente el término común y que
no son percibidas por el público o que puedan ser consideradas como un error en
la impresión o en el sonido, no alteran la impresión en conjunto de los signos.
En
consecuencia, si dos signos llevan el mismo término común se determinará por la
impresión que ellos causen en los consumidores o como son ellos percibidos por
los consumidores. Para ello, también se tendrá en cuenta la peculiaridad u
originalidad del término común y su independencia respecto al resto de la
denominación.
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