La Sala de Propiedad Intelectual
del Tribunal del INDECOPI mediante Resolución N° 0322-2013/TPI-INDECOPI ha
precisado criterio para el registro de marcas cuyos titulares utilicen
denominaciones comunes o usuales y denominaciones genéricas.
Así la Sala precisa, que se consideran denominaciones de uso común a aquellos signos que en los modismos o en la jerga propia de cada país son usados de manera corriente o coloquial por los consumidores del sector pertinente del mercado para designar directamente cierto tipo de productos o servicios, habiéndose convertido en el nombre común o genérico de los mismos aunque su significado gramatical e idiomático sea diferente. Tal sería el caso de los términos tabas que es empleado en nuestro medio para designar zapatos o el término chela para designar cerveza.
Las denominaciones comunes o usuales deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en un sector del mercado, porque de otorgarse el registro de ellos a favor de una persona exclusivamente, se impediría a los competidores que utilicen esa denominación o representación para referirse a productos o servicios que fabrican, comercializan o prestan, según sea el caso, lo cual constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado. En consecuencia, la Sala determina que es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
Además, Sala agrega, que de acuerdo con el inciso g) del artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. En consecuencia, signos que contengan otros elementos suficientemente distintivos sí pueden acceder a registro.
La Decisión 486 menciona exclusivamente a las denominaciones que constituyen el nombre genérico o que designan comúnmente a los productos o servicios para los cuales han de usarse y no al género de los productos o servicios. Sin embargo, tan irregistrable es la palabra “silla” para distinguir “sillas” como la palabra “mueble” para distinguir “sillas”.
Conviene precisar, agrega la Sala, que los signos genéricos o usuales deben analizarse no sólo en base de su concepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente que se utilice en el país con respecto a los productos o servicios que se pretenden distinguir.
Los signos genéricos deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en un sector del mercado, porque de otorgarse el registro de ellos a favor de una persona exclusivamente se impediría a los competidores utilizar esa denominación o representación para referirse a los productos o servicios que fabrican, comercializan o prestan, según sea el caso, lo cual constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente empleadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
Además, los signos genéricos no poseen la distintividad necesaria para diferenciar los productos o servicios de un empresario de los de otros, ya que constituyen el nombre utilizado en forma ordinaria y necesaria para determinarlos o identificarlos. En consecuencia, también se encuentran incursos en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.
Asimismo, conviene precisar que la prohibición del artículo 135 inciso f) de la Decisión 486 se vería burlada si sólo se denegara el registro de denominaciones genéricas tal cual y no variaciones fonéticas o gráficas de las mismas.
Por otro lado, las variaciones de una denominación genérica en las que se siga percibiendo la denominación genérica o en las que la nueva denominación sea sustancialmente igual a la denominación genérica, también están incursas en la prohibición en cuestión. Se trata del caso en que las variaciones son mínimas, de modo que si se aprecia el signo rápidamente, el público no se va a dar cuenta de dichas variaciones.
De lo establecido en los párrafos precedentes no debe inferirse que toda indicación genérica de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter genérico de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo, por constituir una indicación genérica de determinados productos o servicios, no sea registrable con relación a éstos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.
Finalmente, la Sala concluye que la norma sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones genéricas. En consecuencia. Signos que contengan otros elementos que lo otorguen el carácter distintivo sí pueden acceder al registro, de conformidad con la ley. Es pertinente indicar que el fundamento para rechazar los signos genéricos radica en la necesidad objetiva de que el signo permanezca libre en el tráfico económico.
Así la Sala precisa, que se consideran denominaciones de uso común a aquellos signos que en los modismos o en la jerga propia de cada país son usados de manera corriente o coloquial por los consumidores del sector pertinente del mercado para designar directamente cierto tipo de productos o servicios, habiéndose convertido en el nombre común o genérico de los mismos aunque su significado gramatical e idiomático sea diferente. Tal sería el caso de los términos tabas que es empleado en nuestro medio para designar zapatos o el término chela para designar cerveza.
Las denominaciones comunes o usuales deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en un sector del mercado, porque de otorgarse el registro de ellos a favor de una persona exclusivamente, se impediría a los competidores que utilicen esa denominación o representación para referirse a productos o servicios que fabrican, comercializan o prestan, según sea el caso, lo cual constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado. En consecuencia, la Sala determina que es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
Además, Sala agrega, que de acuerdo con el inciso g) del artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. En consecuencia, signos que contengan otros elementos suficientemente distintivos sí pueden acceder a registro.
La Decisión 486 menciona exclusivamente a las denominaciones que constituyen el nombre genérico o que designan comúnmente a los productos o servicios para los cuales han de usarse y no al género de los productos o servicios. Sin embargo, tan irregistrable es la palabra “silla” para distinguir “sillas” como la palabra “mueble” para distinguir “sillas”.
Conviene precisar, agrega la Sala, que los signos genéricos o usuales deben analizarse no sólo en base de su concepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente que se utilice en el país con respecto a los productos o servicios que se pretenden distinguir.
Los signos genéricos deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en un sector del mercado, porque de otorgarse el registro de ellos a favor de una persona exclusivamente se impediría a los competidores utilizar esa denominación o representación para referirse a los productos o servicios que fabrican, comercializan o prestan, según sea el caso, lo cual constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente empleadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
Además, los signos genéricos no poseen la distintividad necesaria para diferenciar los productos o servicios de un empresario de los de otros, ya que constituyen el nombre utilizado en forma ordinaria y necesaria para determinarlos o identificarlos. En consecuencia, también se encuentran incursos en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.
Asimismo, conviene precisar que la prohibición del artículo 135 inciso f) de la Decisión 486 se vería burlada si sólo se denegara el registro de denominaciones genéricas tal cual y no variaciones fonéticas o gráficas de las mismas.
Por otro lado, las variaciones de una denominación genérica en las que se siga percibiendo la denominación genérica o en las que la nueva denominación sea sustancialmente igual a la denominación genérica, también están incursas en la prohibición en cuestión. Se trata del caso en que las variaciones son mínimas, de modo que si se aprecia el signo rápidamente, el público no se va a dar cuenta de dichas variaciones.
De lo establecido en los párrafos precedentes no debe inferirse que toda indicación genérica de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter genérico de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo, por constituir una indicación genérica de determinados productos o servicios, no sea registrable con relación a éstos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.
Finalmente, la Sala concluye que la norma sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones genéricas. En consecuencia. Signos que contengan otros elementos que lo otorguen el carácter distintivo sí pueden acceder al registro, de conformidad con la ley. Es pertinente indicar que el fundamento para rechazar los signos genéricos radica en la necesidad objetiva de que el signo permanezca libre en el tráfico económico.
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