¿CÓMO GENERAR INGRESOS POR MEDIO DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES?

En la era del conocimiento en la que vivimos, la ventaja competitiva de las empresas se encuentra en sus posibilidades de diferenciación y en la gestión de sus activos intangibles. A modo de ejemplo en 1982 el 62% de los activos de las empresas de Estados Unidos eran físicos, no obstante en la presente década el 75% de éstos pasaron a ser intangibles. Alrededor del mundo hay muy pocas empresas que sistemáticamente extraen valor de sus activos intelectuales, pero hay miles que quieren hacerlo, por lo cual cuanto más tarde en tomar conciencia del tema menos posibilidades de competir tendrá.

Los modelos tradicionales no son suficientes para explicar la era del conocimiento.

En el siglo XIX David Ricardo desarrolló el modelo de las ventajas comparativas, el cual explica las ganancias del comercio internacional en base a la productividad del factor trabajo de cada país. En el modelo, los países exportan los bienes que producen relativamente en forma más eficiente e importan aquellos que producen de manera más ineficiente.

En la década del ´80 la visión prevalente de las estrategias de negocios era la de Michael Porter con el modelo de las ventajas competitivas, la que se basaba en identificar huecos en el mercado para luego llenarlos con productos o servicios mientras se defendía su posición contra los posibles competidores. Estos modelos se basan en una economía de factores de producción estáticos y tradicionales, por lo cual no son suficientes para explicar la realidad actual basada en el desarrollo de las tecnologías de la información, el comercio internacional de servicios, el valor de los activos intangibles y la propiedad intelectual (PI) como uno de los condicionantes en el ámbito multilateral.

Los nuevos modelos basados en el Capital Intelectual

A los efectos de poder comprender estos nuevos hechos se han desarrollado modelos que centran su atención en el capital intelectual (CI). Es en la década del ´80 cuando se publican algunos artículos sobre el tema, pero es a mediados de los ´90 cuando algunas empresas internacionales se comienzan a reunir en un grupo autodenominado ICM Gathering (Intellectual Capital Management), con el propósito de intercambiar experiencias sobre lo que implicaba el gerenciamiento del CI. Producto de estas reuniones, se acordó definir el CI como el “conocimiento que puede convertirse en valor”. También se determinó que el CI tiene dos componentes: el Capital Humano (CH) que refiere a aquellas ideas que las personas solo tienen en su cabeza y que por tanto no son apropiables por otros; y los Activos Intangibles (AI) que hacen referencia a aquellas ideas que han sido codificadas o materializadas de alguna manera, por ejemplo en un manual de procedimiento, software, documento u otro instrumento. Asimismo, dentro de los AI, se establece una sub categoría que incluye aquellas ideas que pueden ser legalmente protegidas, las cuales integran los temas de Propiedad Intelectual (PI) tales como las patentes, marcas, secretos comerciales, diseños industriales y derechos de autor.

La diferenciación como base de las ventajas competitivas actuales

En la actualidad la habilidad de competir globalmente define la prosperidad de un país, y para poder competir a nivel internacional es fundamental la diferenciación por parte de las empresas, para ello es necesario que éstas integren a sus estrategias empresariales el tema de los AI y en particular los de PI. Precisamente, la PI no solo aporta valor a las empresas sino también en la economía en su conjunto ya que hay estimaciones que señalan que ésta contribuiría con más del 20% del comercio mundial. En la economía del conocimiento en la cual vivimos, las bases de las ventajas competitivas se sustentan en los procesos y características que hacen a los productos o servicios únicos. Las empresas exitosas, por tanto, serán aquellas que tengan en cuenta los AI, en particular los de PI, como una de las bases para la creación de valor y diferenciación de sus productos y servicios en el mercado global. El fundamento para desarrollar esta diferenciación o adición de valor es la innovación, la cual debe entenderse en sentido amplio, no solo aquella que refiere a la tecnología sino también a la que es producto de modelos de negocios, procedimientos, posicionamiento en el mercado a través de marcas, u otros elementos que permitan hacer algo único o diferente.

La innovación sin protección es filantropía y protección no es sinónimo de registro

En este sentido, se debe tener presente que desarrollar innovación sin considerar a la Pl es como “gastar pólvora en chimangos”. A los efectos de apropiarse del valor de la diferenciación, las empresas necesariamente tienen que considerar la PI en sus estrategias y planes de negocios, lo que por cierto no necesariamente quiere decir “salir corriendo” a registrar todo!

En la actualidad, quienes gerencian más eficientemente sus activos de PI, no lo consideran como un asunto exclusivamente legal sino como un tema que necesita ser considerado y analizado en conjunto por las diferentes áreas de la empresa (I&D, marketing, producción y finanzas). Por lo cual, ya sea como parte de una estrategia de maximización de ingresos o de posicionamiento estratégico, las empresas no necesariamente registran todas las innovaciones que realizan, pero sí tienen en cuenta el tema al momento de tomar la decisión de hacerlo o no.

Estrategias y funciones de la PI a nivel empresarial

Por años, muchas empresas han vinculado los AI y el dinero por medio de la incorporación de ideas (legalmente protegidas o no) en productos y/ o servicios para ser comercializados, es así que un producto o servicio con una marca destacada accede a un precio diferencial por ese reconocimiento. Sin embargo, en la actualidad las empresas extraen valor de sus ideas directamente sin que tengan que estar contenidas en un producto o servicio. Es así que hoy en día las ideas se licencian, venden o intercambian en sus primeros estados de desarrollo para generar ingresos.

En base a lo anterior, más y más empresas están interesadas en trasformar sus departamentos legales (donde en general se considera el tema de PI) basados en costos, a estrategias basadas en la generación de ingresos.
La gran pregunta, por tanto, es ¿cómo una empresa puede convertir sus AI, en especial aquellos de PI, en dinero? Para responder a esto se pueden considerar seis niveles de acción:

a) No aprovechamiento del sistema, en este nivel las empresas no tienen en cuenta el tema por lo cual son proclives a cometer errores que muchas veces les ocasiona grandes pérdidas económicas e incluso la posibilidad de quedar fuera del mercado. Por ejemplo, una práctica común son las inversiones en diseño, folletería y agencias de publicidad, pero sin tener presente si la marca que se publicita está siendo utilizada o no en ese mercado.

b) Defensivo, en este caso las empresas son sensibles al tema, no obstante utilizan el sistema solo como un instrumento de defensa, de manera de impedir que otros utilicen sus derechos sin su autorización. Esta es la función tradicional de la PI, la que recae en los abogados.

c) Reducción de costos, en este nivel las empresas protegen sus activos pero tratando de maximizar sus ingresos, por lo cual ya no registran todo sino que establecen parámetros para determinar si es conveniente o no registrar o mantener sus derechos en mercados específicos.

d) Generación de ingresos, en este punto las empresas toman conciencia que pueden generar ingresos de sus activos de PI no solo por su incorporación en los bienes y servicios que producen, sino también directamente por medio de licencias, franquicias, acuerdos de colaboración o joint ventures con otras empresas.

e) Integrado, a partir de este nivel las empresas relacionan la estrategia de PI a la de la empresa, por lo cual la PI está integrada a todas las áreas de ésta. Por tanto, ya no es solo un tema legal, sino que también se vincula con las áreas de I&D, marketing y finanzas.

f) Visionario, en el último nivel de desarrollo la PI ya es parte de la cultura de la empresa, pasando a ser unos de los fundamentos para desarrollar la visión estratégica del negocio, generando oportunidades en base a la planificación de mediano y largo plazo.

Extracción de valor por medio de la PI

Es así entonces que las empresas que tienen en cuenta la PI en sus planes de negocios pueden hacer una diferencia en el mercado por la posibilidad de generar valor, tanto directa como indirectamente. Directamente lo pueden hacer por medio de: 1) defender sus derechos frente a la competencia para que otros no los utilicen sin su autorización; 2) optimizar sus estrategias por medio de una reducción de costos, ya sean estos económicos o de oportunidad; 3) generar ingresos, tanto por los derechos contenidos en los bienes y servicios que elabora, así como por la venta o licencia de éstos en forma directa.

Indirectamente la generación de valor se obtiene por medio del posicionamiento estratégico, ya sea por la obtención de reputación, imagen, lealtad de los clientes y/ o liderazgo en el mercado, así como por la posibilidad de bloquear a la competencia y/ o generar barreras de entrada en ese segmento.

El momento es ahora

En base a todo lo anterior, no importa si la empresa hace acero, software, productos químicos, celulares, o brinda consultoría, la PI es la base de la competitividad en la actualidad y el fundamento para poder competir en el mercado global.

Tan pronto su empresa tome conciencia de esto aún tendrá posibilidades de continuar en el mercado, en caso contrario su competencia ya puede estar más próxima.

No considerar la PI genera consecuencias comerciales

Es frecuente que luego de un evento sobre PI, algunas empresas se nos acerquen para hacer consultas sobre temas difícilmente ya solucionables.

El caso más recurrente es aquel donde se ha invertido tiempo y dinero en campañas de marketing para lanzar un nuevo producto o servicio al mercado, sin considerar si la marca que se pretende posicionar está o no registrada en ese mercado. Lo cual ocasiona, para el caso que ya esté registrada por un tercero, la pérdida de la inversión realizada, y esto en el mejor de los casos, ya que si persiste su interés de ingresar al mercado se puede ver enfrentado a demandas judiciales.

En otros casos, inventores que han desarrollado una tecnología particular, en su afán por obtener ingresos, la ofrecen a potenciales interesados sin mayores precauciones (solicitud de patente o contratos de confidencialidad), provocando esto no solo la no obtención de ingresos sino también en muchos casos el desestímulo para seguir investigando.

RESTRICCIONES EN MATERIA PUBLICITARIA

Con la entrada en vigencia de la nueva norma sobre Represión de Competencia Desleal - Decreto Legislativo N° 1044, se ha producido en la práctica diaria de la actividad empresarial muchos inconvenientes referentes a la publicidad que se han estado empleado. Ya que estas, están sujetas al cumplimiento de ciertos requisitos para poder circular en el mercado.
El incumplimiento de estos requisitos contemplados en la norma son tomados como actos contrarios al principio de legalidad sobre competencia desleal, de parte del INDECOPI. Y sancionados por dichas conductas, como así lo establece el artículo 17 numeral 3 de la citada noma, la que señala las causales para imponer y establecer una competencia desleal hacia el consumidor.

Así tenemos que se cometerán un acto de competencia desleal, en materia publicitaria, al:

a) Omitir la advertencia a los consumidores sobre los principales riesgos que implica el uso o consumo de productos peligrosos anunciados;

b) Omitir la presentación del precio total de un bien o servicio sin incluir los tributos aplicables y todo cargo adicional indispensable para su adquisición, cuando el precio es anunciado;

c) Omitir el equivalente del precio en moneda nacional en caracteres idénticos y de tamaño equivalente a los que presenten el precio de un bien o servicio en moneda extranjera, cuando éste es anunciado;

d) Omitir en aquellos anuncios que ofrezcan directamente, presentando tasas de interés, la realización de operaciones financieras pasivas o activas, la consignación de la tasa de interés efectiva anual aplicable y del monto y detalle de cualquier cargo adicional aplicable;

e) Omitir en aquellos anuncios que ofrezcan directamente productos con precios de venta al crédito, la consignación del importe de la cuota inicial si es aplicable al caso, del monto total de los intereses, de la tasa de interés efectiva anual aplicable al producto anunciado y del monto y detalle de cualquier cargo adicional aplicables;

f) Omitir, en cada uno de los anuncios que difundan publicidad de promociones de ventas, la indicación clara de su duración y la cantidad mínima de unidades disponibles de productos ofrecidos; y,

g) Omitir en el caso de anuncios de servicios telefónicos de valor añadido la indicación clara del destino de la llamada, la tarifa y el horario en que dicha tarifa es aplicable.

En el caso de los literales d) y e), los anunciantes deben consignar en el anuncio de que se trate, según corresponda, la tasa de costo efectivo anual aplicable a: i) la operación financiera activa si ésta ha sido anunciada bajo sistema de cuotas, utilizando un ejemplo explicativo; o, ii) la venta al crédito anunciada.

Asimismo, deberán consignar el número de cuotas o pagos a realizar y su periodicidad si ello fuera aplicable al caso. Los anunciantes, sin embargo, podrán poner a disposición de los consumidores a los que se dirige el anuncio la información complementaria indicada en este párrafo mediante un servicio gratuito de fácil acceso que les permita informarse, de manera pronta y suficiente. En los anuncios debe indicarse clara y expresamente la existencia de esta información y las referencias de localización de dicho servicio.
Si se tienen en cuenta estos puntos al momento de iniciar una campaña publicitaria, se podrá evitar muchos inconvenientes y sanciones por parte del INDECOPI. Por lo que es conveniente tenerlo en consideración.

SE INCREMENTAN DEMANDAS JUDICIALES CONTRA LOS BLOGS

Extraído de Bloomberg
Por alexis leondis

Katie Allison Granju, que escribe un blog sobre paternidad y el acontecer actual, temía que un artículo espinoso le acarreara una demanda. Así que compró una póliza de responsabilidad civil mediática para proteger su casa y sus ahorros.

"No se podría publicar un periódico sin un seguro de responsabilidad civil, así que uno debería tomar las mismas precauciones con los blogs, si tiene alguna cantidad de audiencia o lectores", señalo Granja, de 41 años, residente de Knoxville, estado de Tennessee.

Los pleitos civiles entablados en EEUU en relación con el contenido de Internet aumentaron en 70% en el 2008 respecto del 2006, cuando el portal de contactos sociales Facebook Inc. fue abierto a todo el que tuviera una dirección electrónica valida y Twitter Inc. empezo, según las estadísticas mas recientes del Citizen Media Law Project, afiliado con la facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.

El costo de defenderse de una demanda en los Tribunales puede variar entre US$ 5,000 y US$ 100,000, por lo menos si el caso se lleva a juicio, indico Ron Coleman, abogado especialista en marcas registradas.

De los 256 pleitos civiles que datan de 1994 por lo menos hasta el pasado mes de abril han sido seguidos por el Media Law Resource Center, de Nueva York, se otorgaron indemnizaciones por daños y perjuicios en 17 casos, por una cantidad total de US$ 43.9 millones.

Los comentarios colgados en portales como Facebook, Myspace y Twitter, suelen escribirse rápida e informalmente.

También se los puede almacenar indefinidamente y sacar de contexto, de modo que los medios sociales pueden conducir a mas problemas de responsabilidad civil que las publicaciones tradicionales de la prensa escrita.

Los portales de contactos sociales son usados por un 46% de los internautas adultos, en comparación con un 29% un año antes, según un sondeo hecho en abril por el Pew Internet & American Life Project en Washington.

LA MARCA, SU IMPORTANCIA Y REGISTRO.

Una marca es todo signo, palabra, imagen, figura o símbolo que sirve para diferenciar los productos y/o servicios de una empresa, de los productos ofrecidos por la competencia. No se olvide que debe ser original, fácil de pronunciar y de recordar.

Si ya tiene una idea en mente, debe registrarla ante el INDECOPI. Tanto para las grandes empresas como para las microempresas, las ventajas de utilizar y registrar una marca son innumerables.

Una buena marca permite al cliente identificar la empresa que elabora un producto u ofrece un servicio, estimula las ventas, genera un vínculo de lealtad con los clientes y hasta ofrece la posibilidad de cobrar regalías si la marca se alquila y/o vende.

Muchas veces el éxito de un producto o servicio está en su marca; por ello, los especialistas de la Fundación de la Gente del Banco del Trabajo dan a conocer cinco reglas básicas a tomar en cuenta al momento de escoger y crear una marca.

Así, debe ser original, fácil de pronunciar y recordar; sugerir los beneficios del producto o servicio, poder adaptársele un símbolo y/o eslogan atractivo para el público y ser versátil para que pueda emplearse con otros productos o servicios que se vayan incorporando a la empresa.

¿Cómo se registra una marca?
Si definió una marca, nombre comercial o lema adecuado para algún producto o servicio que ofrezca en su empresa, el siguiente paso es registrarlo para que nadie más pueda utilizarlo o copiarlo. Para ello debe acudir al INDECOPI (Lima) y dirigirse a las Oficina de Signos Distintivos. Ahí debe solicitar, previo pago, la búsqueda de antecedentes y asegurarse que la marca que desea inscribir no haya sido registrada por otra empresa en el mismo rubro o actividad económica de su marca.

Por ejemplo, si desea registrar Delicias del Norte para su producción de galletas, no habrá problema si otra empresa tiene el mismo nombre para un restaurante. Luego tiene que pagar el derecho de trámite (costo de 13.7% de la UIT) y presentar el formato de solicitud de registro.

Debe señalar cuál es la marca que se desea registrar. Si la marca tiene elementos gráficos imprímalos y preséntelos en tamaño de 5 x 5 centímetros a colores. Hay que indicar en qué tipo de productos, servicios o actividades económicas desea registrar la marca.

Retorne a los 15 días útiles de haber entregado su solicitud de registro a la Unidad de Trámite Documentario para obtener la orden de publicación o notificación.

Una vez aceptada la solicitud de registro, diríjase al diario oficial El Peruano y solicite la publicación de su marca por única vez. Debe esperar 30 días hábiles para verificar si alguna persona se opone a su solicitud de registro. Si nadie lo hace obtendrá un certificado de registro de la marca.

La marca se registra a nivel nacional. Si desea que su marca esté protegida en otros países debe registrar su marca en cada uno de los países donde usted quiere recibir protección de marca.

Tenga en cuenta que es imprescindible registrar su marca a la brevedad, no vaya a tener serios problemas, pues, aunque puede parecer improbable, otra persona podría registrar la misma marca que usted ha pensado. Así se asegura de no trabajar con una marca ya registrada o tener el riesgo de ir a juicio o pagar una fuerte multa de dinero por el uso indebido de un nombre registrado y, por lo tanto, propiedad de otra empresa.

La vigencia de una marca es de 10 años a partir de la fecha en que se otorga el registro.

¿POR QUÉ RECURRIR AL ARBITRAJE EN CONTROVERSIAS RELATIVAS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

Los derechos de propiedad intelectual son útiles en la medida en que su protección es efectiva. En este contexto, el arbitraje, como procedimiento privado y confidencial, se utiliza cada vez más para solucionar controversias relativas a derechos de propiedad intelectual, particularmente cuando las partes son de distintas jurisdicciones.

Estas controversias tienen ciertos rasgos particulares a los que no siempre se adecuan los sistemas judiciales nacionales, pero que pueden ser atendidos por el arbitraje. En el siguiente cuadro publicado en el Boletín de Arbitraje del ESTUDIO YATACO ARIAS ABOGADOS se recogen algunos de los principales rasgos de las controversias en materia de propiedad intelectual y su tratamiento por los tribunales nacionales y el arbitraje:

Para leer el artículo completo ingresa desde aquí

LA CONFUSIÓN ENTRE UNA MARCA REGISTRADA Y UN NOMBRE COMERCIAL

En una economía de mercado basado en la libre iniciativa privada de las actividades económicas se hace necesario que sus operadores puedan diferenciarse uno de otros a través de sus productos o servicios. Por ello, la importancia que ha tenido el uso de una marca en la economía de toda sociedad, al igual que el nombre comercial de toda empresa. Con el uso en el mercado de la marca o del nombre comercial las empresas buscan diferenciarse, posicionarse entre sus competidores.

Sin embargo, suelen presentarse en ocasiones en que pueden aparecer una marca y un nombre comercial similar. Muchas veces estas aparecen separados geográficamente uno del otro sin que tengan conocimiento de sus existencias. Pero que con el correr del tiempo y del uso pueden lograr distinguirse y diferenciarse del resto. Inclusive ambas no pueden estar registradas ante INDECOPI.

Hasta este punto no habría ningún problema por cuanto la protección dependerá del registro de cualquiera de ellas por parte de su titular.

A pesar de ello, he creído conveniente tratar sobre el riesgo de confusión que puede suscitarse si una de ellas estuviera registrada.

En síntesis, un supuesto que implique riesgo de confusión entre dos signos distintivos, ya sea entre dos marcas, entre dos nombres comerciales o entre una marca y un nombre comercial o viceversa, debe existir una doble identidad o similitud (esta última en un grado que se considera capaz de causar confusión), primero entre los signos y segundo entre lo que se pretende distinguir con dichos signos, ya sean productos o servicios en el caso de una marca; o una actividad económica, empresa o establecimiento mercantil en el caso de un nombre comercial.

El riesgo de confusión, entre dos marcas (técnicamente el signo solicitado no tiene aún la categoría de marca), supone que un competidor pretende comercializar o comercializa ya, un producto o servicio pertenecientes a una clase en la cual ya existe una marca registrada con la cual resulta confundible.

Ahora si se habla de una relación entre nombre comercial y marca registrada se pueden presentar los siguientes supuestos:

Bajo el primer supuesto, hablaríamos de una marca solicitada a registro y un nombre comercial solicitado a registro que viene siendo utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca y dentro de un área de influencia local y determinada. Sobre ambos signos podría existir un derecho exclusivo en favor de sus respectivos titulares. En cuanto al nombre comercial, dicho derecho se adquirió con su primer uso en el mercado y con respecto a su zona de influencia efectiva, y en cuanto a la marca cuando se obtenga el registro correspondiente.

En este supuesto consideramos, además, que no existe riesgo de confusión entre los signos y que el consumidor distinguirá plenamente entre ellos. Mientras el nombre comercial es conocido anteriormente a la aparición de la marca por un público consumidor de la marca, dicha marca representa a su vez un signo nuevo en el mercado a nivel nacional, excepto para el limitado público que conoce al nombre comercial y que precisamente por dicho conocimiento no confundirá ambos signos.

Un segundo supuesto se configura si tenemos una marca registrada y con posterioridad, dentro de una determinada área geográfica, se distingue una actividad económica con un nombre comercial idéntico y en la misma clase. En este supuesto podría darse el caso de que el público consumidor que conoce el nombre comercial, no tenga problemas en distinguir entre ambos signos e inclusive dicho nombre comercial sobreviniente al registro de la marca podría ser utilizado muchos años con total normalidad antes de que el titular de la marca registrada tome conocimiento de su existencia.

En conclusión, siempre podrán presentarse supuestos de confudibilidad en una economía de mercado para ello la protección de este tipo de intangibles de la empresa es de suma importancia que no deben ignorarse.

EL SEGUNDO BOOM DE LAS FRANQUICIAS EN EL PERÚ

A mediados de los 90, el Perú experimento el primer boom de franquicias por su explosivo crecimiento en un corto tiempo (100% en el número de franquicias instaladas en el país en 18 meses). Este vertiginoso crecimiento se vio interrumpido por la crisis que enfrento el país en 1998 (El Niño y la crisis asiática) que afecto fuertemente a toda nuestra economía y de la que costo mucho recuperarse.

Han transcurrido mas de diez años desde aquel entonces y estamos viviendo nuevamente un despegue extraordinario de este formato de negocios con dos características diferentes a las de la década anterior: el mayor crecimiento corresponde a franquicias peruanas y ahora la expansión del negocio no se limita al rubro gastronómico, sino que se amplia la oferta a otras ramas.

Que significa franquiciar un negocio? Se trata de un sistema de distribución de productos y servicios mediante el cual una empresa que ha alcanzado éxito comercial en un determinado sector (franquiciador o franquiciante) transmite a un empresario independiente (franquiciado) todo el know how adquirido (conocimientos específicos, manuales, experiencias) y el derecho de uso de su marca comercial a cambio de un pago inicial mas un porcentaje de regalías.

EN EL PERÚ

La primera franquicia que ingreso al Peru fue Kentucky Fried Chicken (EEUU). Luego, se sumaron otras, mayormente de EEUU, como Pizza Hut, Tony Roma's y Burger King, etc.

Según Promperu, el 68% de las franquicias en el Perú corresponden a gastronomía, 7% a educación, 5% a artesanías y 2% a salones de belleza.

Los primeros negocios peruanos bajo el formato de franquicias aparecen en los 90 y hoy representan el 30% de las 120 franquicias existentes.

Hoy, negocios peruanos como Rosatel, Astrid y Gaston, China Wok, La Caravana, Bembos, Pardo's Chicken y Segundo Muelle, por citar solo algunos ejemplos, se desarrollar con éxito en mercados de alta competencia.

Chile (15%), Panamá (15%) México (15%) y EE.UU, representan las principales plazas para las franquicias peruanas. Sin embargo, se siguen sumando otros mercados de la región como Costa Rica, Ecuador y Colombia, y otros mercados más lejanos, como la india en el cado de bembos.

Según la Cámara Nacional de Franquicias en el Perú (CNF), durante los últimos años, el mercado de las franquicias en el pais ha venido creciendo cerca 30% anual, ritmo que podría mantenerse en el presente año. Conforme en el presente año. Conforme a ello, al cierre del 2009 podría alcanzarse una facturación agregada cerca a los US$ 600 millones.

CONCLUSIONES

Se espera que continuara la diversificación registrada durante los últimos siete años: por origen (no solo franquicias de EE.UU), por rubro (no solo comida rápida) y por segmento de mercado (no solo el A y B). La buena imagen de la gastronomía peruana mantendrá a este rubro como el mas importante vinculado a la exportación de conceptos peruanos.

Según la Cámara Peruana de Franquicias, las franquicias que mas se desarrollan este año en el país son las que involucran una inversión inicial entre los US$ 25000 y US$ 50000.00 y principalmente de servicios de belleza, salud y educación, así como el sector gastronómico.

Sin embargo, la crisis internacional y el alto porcentaje de franquicias fallidas en el Perú representan una luz de alerta para todos los nuevos emprendimientos en este sector.

PRIMER PRECEDENTE ANTISPAM EN EL PERU

La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI declaró consentida la primera resolución que sanciona a una empresa por haber enviado publicidad comercial no solicitada (SPAM) a un usuario peruano, sentándose el primer precedente administrativo sobre la materia en nuestro país.

El presente caso tienen como origen la denuncia presentada por un usuario peruano en el año 2007, en contra de Escuela de Empresa SAC, empresa que había enviado durante varios meses correos electrónicos no solicitados (SPAM) al denunciante, los cuales no cumplían con los requisitos exigidos por ley para considerarlos lícitos, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 28493 – Ley Antispam Peruana.

Entre las infracciones cometidas por dicha empresa está la de haber enviado los mensajes con nombres de remitentes inexistentes y que los mismos habían presentado manipulaciones técnicas en el campo “asunto” y el cuerpo del mensaje, a fin de impedir su bloqueo a través de los filtros antispam; todo ello expresamente prohibido por la citada ley.

Es así que, luego de más de 2 años y medio de batalla legal, mediante Resolución N° 0774-2009/SC”-INDECOPI de fecha 17 de junio de 2009, se determinó sancionar a la denunciada Escuela de Empresa SAC con una multa ascendente de 5 UITs1, en atención a los siguientes criterios:

La observancia del articulo 41º de la Ley de Protección al Consumidor Peruana, donde se establece que, al momento de aplicar y graduar la sanción, la Comisión deberá atender a la gravedad de la falta, al daño resultante de la infracción, a los beneficios obtenidos por el proveedor, a la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que considere adoptar la comisión.

En ese sentido, respecto al daño resultante al consumidor, la Comisión estableció que la infracción cometida por Escuela de Empresa SAC trajo como consecuencia que el denunciante haya invertido su tiempo en determinar si el correo resultaba de su interés, generando no solo incomodidad, sino también el costo del servicio de conexión a Internet. Por otro lado, acerca del daño al mercado, la Comisión indica que aceptar la conducta realizada por ESCUELA DE EMPRESA SA implicaba que los proveedores que utilizan servicios electrónicos no tomen en cuenta lo dispuesto por las normas que regulan la materia, por lo que se hace necesario imponer una sanción, para así fortalecer el sector de consumo referido a los temas publicitarios. Para el año 2009, el valor de la UTI asciende a 3,550.00 nuevos soles.

La Comisión también consideró relevante para la graduación de la sanción, los beneficios obtenidos por el denunciado, pues el proveedor encontró una forma de abaratar sus costos de publicidad mediante la infracción detectada.

Otro punto importante a resaltar es el pronunciamiento sobre la dificultad en la detección de las infracciones de este tipo, ya que la conducta imputada no es de fácil detección por parte de la administración publica, por lo que es evidente que el único que puede tomar conocimiento del correo electrónico no deseado enviado es el receptor del mismo y solo con la interposición de la denuncia es que el INDECOPI puede iniciar las acciones tendientes a cautelar los intereses de los consumidores.

Como punto final de la resolución citada se decidió tomar en cuenta, para la graduación de la sanción, el principio de Razonabilidad, según el cual las autoridades deben prever que el ejercicio de la conducta infractora no resulte más favorable al administrado que el cumplimiento del ordenamiento legal vigente. En ese sentido, la multa impuesta debe ser suficiente para generar incentivos para corregir las acciones contrarias al ordenamiento de protección al consumidor, como lo es en este caso, la remisión de correos electrónicos no solicitados (SPAM).

El objetivo principal del denunciante fue que se lograra la efectiva aplicación de la Ley Nº 28493 a fin de lograr reducir, en la medida de lo posible, el numero de los mensajes de SPAM a los que constantemente son sometidos los usuarios que cuentan con una cuenta de correo electrónico, dando a conocer a la administración publica la comisión de este tipo de infracciones pues, como ya se señaló anteriormente, las mismas son de difícil detección por parte de la administración publica debido al carácter privado del correo electrónico, y que los únicos que pueden tomar conocimiento de los mensajes que reciben son los propios usuarios de las cuentas.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE ASIPI EN PERÚ

Del 25 al 28 de octubre se realizará el XVII Congreso Internacional de la Asociación Interamericana de la PI, en Lima, Perú. El hotel sede es el Swissötel Lima. La ceremonia de inauguración contará con palabras de bienvenida de Alfredo Barreda, presidente del comité organizador; de su presidente, Martín Michaus; de Francis Gurry, director general de la Organización Mundial de la PI; y de un representante de la República del Perú.

En el programa académico se destacan: «El futuro del multilateralismo en materia de PI», por Francis Gurry; «Los desafíos de la práctica privada de PI en el marco del TLC», por Luis Alfonso Durán, de España; «El derecho de autor en el entorno digital: desafíos y oportunidades», por el Prof. Abraham Drassinower, de Canadá; «Observancia de los derechos de la PI. Limitaciones a la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet», por la Prof. Mary Wong, de EUA.

La agenda del programa social es prometedora. Se celebrará un cóctel en el Circuito Mágico del Agua, un parque de reserva que cuenta con trece piletas de agua, lo que lo convierte en uno de los complejos de fuentes más grande del mundo. Una noche campestre en Mamacona, donde se apreciará una exhibición del caballo peruano de paso, raza provista de gran nervio, que se caracteriza por su andadura, y habrá un espectáculo folclórico de la costa. La cena de gala será en el museo Pedro de Osma. Don Pedro de Osma coleccionó una rica variedad de obras de arte virreinal que abarca los siglos XVI al XIX.

INVESTIGAN A GOOGLE POR ABUSO CONTRA LA PRENSA ITALIANA

Google Inc., propietario del motor de búsqueda más popular de Internet, esta siendo investigado por reguladores de competencia italianos después de que los diarios de ese país se quejaron de que el servicio de noticias de la compañía los privaba de ingresos publicitarios.

Las oficinas italianas de Google, fueron registradas ayer por la policía financiera de Italia. Las pesquisa se concentra en el abuso por Google Noticias de su posición dominante, dijo la autoridad de competencia con sede en Roma. Google ha enfrentado críticas de editores sobre sus servicios de noticias y búsqueda.

ANTECEDENTES

Una asociación global de diarios el año pasado se opuso a la alianza propuesta de Google con Yahoo! Inc., arguyendo que las dos compañías tendrían demasiado control de la publicidad en línea. Los diarios belga, en el 2007, ganaron una demanda que impide a Google crear enlaces a los artículos de ellos en Google Noticias.

EL RECLAMO ITALIANO

"Quienes crean contenido no recogen los frutos de su trabajo", dijo Carlo Malinconico, Presidente de la Asociación Italiana de Editoriales Periodísticas, que representa a los principales diarios, incluso Corriere della Sera y La Repubblica. "Estamos tratando de arrojar luz sobre este fenómeno en un momento difícil para el sector de editoriales periodísticas".

REACCIÓN DE GOOGLE

Willian Echikson, portavoz de Google en Bruselas, dijo que la autoridad de competencia habia notificado a la compañía sobre la reclamación. "Estamos descubriendo mas detalles, aunque si sabemos que es en relación con Google Noticias que genera un trafico significativo y nuevos lectores para los cibersitios de los diarios", refirió Echikson.

CONDICIÓN PUNITIVA

Los editores italianos aducen que Google rehusa mostrar el contenido de ellos en su motor de búsqueda, a menos que también aparezca en las paginas de noticias de Google, una "condición extremadamente punitiva", declaro el regulador. En la pesquisa se examinara si las acciones de Google han consolidado su posición en la gestión de ventas de avisos, explico el regulador.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos esta examinando el acuerdo propuesto por Google para poner fin a una disputa sobre el escaneo de libros como parte de los planes de la compañía de crear una base de datos en línea de millones de títulos.

VALORANDO LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Informe de Japan External Trade Organization - JETRO.

El sector servicios en el Perú ha tenido en los últimos años un desarrollo importante en la economía del país. Cuando observamos dentro del sector servicios los distintos subsectores, encontramos que el turismo o la gastronomía se encuentran con tendencia positiva e irreversible. Por ejemplo, a inicios de esta semana nos informábamos que la gastronomía peruana estaría generando en el mundo US$ 1500 millones.

Asimismo, existen otros subsectores, como la industria de software, que pueden estar creciendo en mayor magnitud, sin embargo diversos factores obstaculizan su desarrollo. Entre estos factores limitantes, uno de los principales es la piratería. Según un estudio de Business Software Alliance (BSA) y la International Data Corporation (IDC), en el 2008 el Perú perdió a causa de esta US$ 84 millones. Según dicho documento, el 71 % de los programas de computadora en el país son piratas. Con relación a America Latina, el porcentaje alcanzo el 65% y respecto al mundo fue del 41%, generando perdidas por US$ 53,135 millones.

El estudio también da cuenta de que uno de los países con menor índice de piratería en el mundo es el Japón, con un porcentaje del 21%. A pesar de este bajo nivel y con el objetivo de que la sociedad en su conjunto asuma el rol que le corresponde en la lucha contra la piratería, las autoridades del país nipón vienen desarrollando políticas que permitan erradicarla definitivamente.

Para ello, mediante la Ley de Propiedad Intelectual de marzo del 2003 se creo una Oficina del Gabinete, que tiene el encargo de combatir la piratería mediante la elaboración y promoción de políticas sobre el uso y protección de la propiedad intelectual.

Asimismo, para reforzar aun más el control, cada prefectura diseña e implementa su estrategia de manera conjunta con el gobierno central, empresas, universidades y consumidores, para erradicar esta mala practica en su jurisdicción.

COOPERACIÓN JAPONESA

El trabajo japonés contra la piratería no solo se restringe a su territorio sino también a nivel internacional, mediante el ofrecimiento de cooperación a países que sufren de manera importante de este flagelo, como es el caso de china, que según el estudio citado registra un índice de piratería del 80%.

Las acciones de cooperación con china involucran la creación de un Grupo de Propiedad Intelectual (IGP, pos sus siglas en ingles), cuya principal función es el intercambio de información.

Asimismo, esta entidad realiza constantemente capacitaciones a las autoridades relacionadas con el tema con la finalidad de que puedan diferenciar los productos originales y los que no lo son, de manera que se reduzcan las perdidas económicas que genera esta ilícita actividad.

SUBCOMITE

En el marco de los acuerdos comerciales, Japón conforma un Sub-comite de Derechos Intelectuales que contribuye a cooperar con el país firmante en lo referido a eliminar la piratería.

Al respecto, podemos referirnos al EPA firmando con Malasia, donde se constituyo el IPG, que tuvo entre sus principales medidas colaborar con el gobierno de este país en mejorar la ley sobre Diseño, que contribuya a reducir las perdidas que genera la piratería a la economía de malasia.

Adicionalmente, se ha realizado capacitaciones a los funcionarios responsables y también se ha participado en eventos sobre Propiedad Intelectual, organizados por entidades del Gobierno.

OBJETIVOS

El Perú tiene diversos objetivos trazados, como convertirse en país hub en Sudamérica, así como también ocupar el puesto 25 en la edición del Doing Business 2012, todo ello con miras a incrementar la llegada de la inversión extranjera. Será mas accesible cumplir estos objetivos, si en el país se respetan los derechos de propiedad intelectual, ya que siempre resultara mas sencillo para una empresa extranjera tomar la decisión de invertir en un país donde se respetan las leyes y se castigan los delitos.

PROCESO DE NEGOCIACIÓN

Actualmente, el Perú y Japón se encuentran en pleno proceso de negociación de un Acuerdo de Asociación Económica y existe una alta expectativa en lo referido a las preferencias arancelarias que pudieran acordarse, sin embargo, la herramienta que se esta construyendo entre ambos países puede generar la oportunidad para una cooperación mutua en diversos aspectos, incluyendo acciones en propiedad intelectual.

En este sentido, de la misma manera como trabajan conjuntamente los gobiernos de Japón y Malasia, el Perú podría gestionar el concurso de la capacitación de sus funcionarios relacionados en velar por los derechos de propiedad intelectual, contribuyendo de esta manera a la continua mejora en la lucha contra la piratería.

Finalmente, será de gran utilidad escuchar la voz de los sectores privados de ambos países sobre la mejor manera de hacer respetar los derechos de propiedad intelectual, proponiendo recomendaciones a ambos gobiernos para que el trabajo resulte mas efectivo, contribuyendo a terminar con esta actividad ilegal, que perjudica no solo a las empresas y el gobierno, sino a los consumidores principalmente.

CUANDO UNA MARCA APROVECHA SU VALOR

El desarrollo de nuevos productos de la misma línea o distinta categoría, bajo el amparo de una marca exitosa, brinda nuevas oportunidades de generar valor a una empresa.

En el caso de la extensión de una línea, la empresa puede llegar a nuevos públicos. ¿pero que pasara si lanza un producto nuevo, con la misma marca, pero de diferente rubro?.

El poder de una marca puede ser tal que esta puede dar nacimiento a otros productos: quizá algunos de la misma línea, pero creados para otros públicos, o tal vez productos de otros rubros que aprovechen su prestigio.

Por ejemplo una marca de ropa prestigiosa y presente en la mente de miles de consumidores podría originar una segunda marca (de nombre similar incluso), hecha para captar a un publico que quizás antes no podía acceder a la primera. Es posible también que la poderosa marca de una leche decida darle su apellido a otros productos nuevos, como un yogur, un atún, una mermelada o un panetón. O que ambientadores, limpiagrasas, detergentes y otros artículos de limpieza surjan a partir del posicionamiento de la marca de un polvo lavavajillas.

I. Marcas Madres e Hijas

El trabajo de arquitectura de una marca tiene que definir, claramente, sus objetivos. En el caso de una marca paraguas que puede amparar el nacimiento de otras marcas-hijas, es necesario tener claro que existe la posibilidad que estas no lideren en su rubro, porque de hecho que ya existen otras.

No hay certeza de que se de esta situación, pero es factible que así suceda y que, pese a ello, la empresa solo quiera participar de esa nueva categoría o rubro. Algo distinto podría suceder en el caso de que los nuevos productos sean del mismo rubro, por ejemplo, de limpieza del hogar.

¿Pero se animaría esa empresa a usar esa misma marca prestigiosa para un nuevo dentrífico o desodorante?

En el Perú, la marca de leche gloria ha logrado crear una relación afectiva con los consumidores. Tienen atributos positivos que la hacen fuerte, que la hacen estar presente en la mente del publico. Entonces, cuando la empresa decide colocarle la misma marca a otros productos alimenticios, estos empiezan su carrera con cierta confianza, confianza que se le transmiten también a los consumidores. Así, estos productos nacen con altas posibilidades de ser probados, por lo menos.

El valor de una empresa se mide por la capacidad de generar utilidades (con los estados financieros año tras año) y por el valor de sus marcas. Si no desarrollan nuevas, posiblemente estén perdiendo la oportunidad de generar más valor a la empresa. Quizá se diga también que una marca madre se puede desgastar al dar nacimiento a muchas marcas - hijas. Evidentemente, no hay verdades absolutas en el tema y por ello cada caso demanda estrategias específicas.

La generación de valor no se realiza solo a través del producto, sino también mediante la comunicación; de una manera en que las empresas y sus asesores de marketing logran que los consumidores perciban que ese producto tiene las características que ellos quieren que perciban. El marketing también tiene el poder.

La marca es una suerte de mezcla de atributos tangibles e intangibles, que es capaz de influenciar o generar valor.

Su valor se establece a partir de una relación entre la marca y quien la adquiere. Así se establece la diferencia entre lo que cuesta un producto y el valor que el consumidor reconoce y esta dispuesto a pagar por el.

Si al pensar en la marca de un auto - por ejemplo -, se piensa instantáneamente en seguridad, se habrá logrado entonces esa relación a la cual se refieren los especialistas en marketing.

OPOSICIONES A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCAS

En el quehacer diario del registro de una marca ante INDECOPI suele presentarse oposiciones a su inscripción, a pesar de que se hayan realizado previamente tanto la búsqueda fonética como figurativa.

Muchas veces esto se debe a la poca importancia que las empresas depositan en la persona o funcionario de la empresa encargado de registrar la marca.

Lo recomendable, para evitar esto es considerar a un profesional en la materia que pueda determinar y recomendar a la empresa algún error que puedan estar cometiendo en el registro de la marca.

Las marcas contra las cuales se presenta una oposición se produce cuando son similares con otras o que puede ocasionar una confusión en el consumidor e incluso pueden ser idénticas o que imiten.

La oposición se presenta dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación, y pude ser realizado por quien tenga legitimo interés o incluso puede darse de oficio.

Quien se oponga, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

Ahora, de presentarse una oposición, la autoridad administrativa notificara al solicitante para que conteste dicha negativa y que presente prueba que sustente su registrabilidad.

Una vez concluido esta etapa se emitirá una resolución pronunciándose sobre el fondo. Dicha resolución puede ser impugnada en sede administrativa mediante recurso de reconsideración o apelación.

Y una vez culminada la vía administrativa se puede acudir al poder judicial a través de un procedimiento contencioso administrativo.

Si bien, existen los mecanismos legales para amparar la registrabilidad de una marca, estas implican un tiempo. Tiempo que las empresas muchas veces pueden desperdiciar por una incorrecta decisión o por simplemente pensar que no es necesario contar con ella.

EL RIESGO DE CONFUSIÓN EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL: MARCAS.

Muchas veces se presenta en el mercado dos marcas similares o parecidas que al momento de que una de ellas solicita su registro esta puede ser denegada. Y se da básicamente en aplicación del principio de Riesgo de Confusión.

Pero se preguntarán que debemos entender por este principio. En suma, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión.

Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

De otro lado, el Tribunal Andino estableció que: Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

A estas líneas, debemos acotar lo que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI ha determinado en la Resolución Nº 0122-2009/TPI-INDECOPI, al señalar:

El riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos – servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es muy limitada.

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PATENTES RESPALDAN ADELANTO TECNOLOGICO

Recientemente se ha publicado en el Diario Gestión un suplemento sobre Franquicias donde se ha participado absolviendo algunas dudas sobre Propiedad intelectual (Patentes).

En dicha publicación hemos colaborado absolviendo algunas dudas sobre dicha materia y analizamos la importancia de proteger los nuevos inventos y la necesidad de poder difundirlo en la inventiva local.

Además podrán encontrar los tipos de patentes que pueden ser registrados ante la Direción de Invenciones y Nuevas tecnologias del INDECOPI

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¿GUERRA DE MUÑECAS? FABRICANTE DE BARBIE PIDE DESTRUCCIÓN DE BRATZ

Como un pleito de ex amigas que no sólo se conforman con la separación sino con verse aniquiladas, Mattel fabricante de la Barbie pidió a un juez de California que se destruya a rajatabla toda la producción de las muñecas Bratz.

La poderosa compañía Mattel presentó una solicitud ante un juez federal de Riverside que se disponga una orden de restricción para suspender la fabricación y venta de la muñeca cabezona y ojona, pero que asegura Mattel copió y empleó razgos de la patente de Barbie.

Mattel, el fabricante de juguetes más grande del mundo, en su moción está urgiendo al juez Stephen Larson que disponga la destrucción de todas las muñecas Bratz realizadas por la compañía MGA Entertainment.

La moción, cuya respuesta podría emitir el juez en dos semanas, según difundió el mismo Larson este día aquí, está sustentada en que el diseñador de las Bratz fue empleado exclusivo de Mattel y que antes de ser despedido se llevó diseños de concepto a la competencia.

Los analistas estiman que las Bratz le dieron a MGA 500 millones de dólares por año desde que apareció en 2001.

Mattel ha argumentado que posee los derechos de la línea de las Bratz, pues su creador, Carter Bryant, presentó el concepto cuando trabajaba para Mattel, cuyas oficinas centrales se encuentran en El Segundo, California.

En agosto pasado y tras un prolongado proceso judicial el mismo juez federal de Riverside resolvió que MGA deberá indemnizar a Mattel con cien millones de dólares (diez por violación de derechos de autor y 90 millones por rompimiento de contrato).

Mattel también había estado demandando que MGA le compartiera un porcentaje de los alrededor de dos mil millones de dólares que ha tenido en ganancia esta compañía por la citada muñeca y además que se le pagaran millones en daños compensatorios y punitivos.

EL USO DE UNA MARCA REGISTRADA

Dr. José Domingo Yataco Arias.

Socio Principal del Estudio Yataco Arias Abogados

Si bien no es obligatorio registrar una marca es recomendable realizarlo para poder utilizarlo en el mercado, porque su protección legal se da recién con el registro. De igual forma, una vez que tenemos registrada la marca no es obligatorio utilizarla para hacer valer nuestros derechos sobre ella. Pero si no la utilizamos corremos el riesgo que se cancele su registro, con lo cual se extinguirían los derechos que tenemos sobre la marca.

El registro de una marca otorga una protección legal dentro del territorio de nuestro país por diez años pudiendo ser renovada por periodos consecutivos de manera indefinida.

Independientemente de cuáles sean las razones que llevan a un titular a no utilizar la marca registrada a su favor, lo cierto es que una marca registrada y no utilizada se convierte en una traba innecesaria para aquellos empresarios que si desean adoptar la marca para sí y utilizarla efectivamente en el mercado.

De acuerdo a la normatividad vigente, toda marca puede ser utilizada por su titular o por cualquier persona autorizada mediante una licencia. Esta licencia de uso podrá registrarse ante la autoridad Competente, en este caso, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI.

El uso debe ser real, efectivo y continuo. Real y efectivo quiere decir que los productos o servicios identificados con la marca deben estar a disposición del público en el mercado. En ese sentido, no basta con la publicidad que se realice en torno a la marca, aun cuando ella se difunda por medios de comunicación masivos. Se requiere, por el contrario, la presencia efectiva de los productos o servicios en el mercado y que además esa presencia sea continúa.

Debemos tener en cuenta que el uso de una marca debe realizarse en razón a las características para el cual fue registrado, sin alteraciones en su diseño y para el servicio o producto por el cual se registró, sin embargo se aceptan variaciones en este aspecto, siempre y cuando ellas no sean sustanciales y no alteren la impresión de conjunto del signo.

El artículo 166 de la Decisión Nº 486 señala en referencia al uso de una marca que:

“Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que sin exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tl que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.”

A pesar de todas estas consideraciones en ocasiones algunas marcas no son utilizadas en el mercado. Cuando esto sucede nos vemos que pueden ser canceladas por el mismo hecho de su falta de uso en el mercado. Lo que implicaría privar a su titular de sus derechos debido a que no esta cumpliendo su función para la cual fue registrada.

Si bien el no uso de una marca puede deberse a determinadas razones ya sea de orden tecnológico o económico. Las normas vigentes han previsto por ello el procedimiento de cancelación. Puesto que mantener una marca sin poder utilizarla de alguna manera impide el dinamismo de utilizarlo en el mercado por otros que si lo necesitan.

EL REGISTRO DE MARCA EN EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1075

Una de las principales consultas que he recibido desde hace un buen tiempo es sobre la nueva forma de registro de una marca. Si bien el procedimiento administrativo practicamente sigue siendo el mismo creo que es preciso hacer algunas precisiones al respecto.

Por ello, cuando empece a redactar el artículo me fije que era muy teórico, como si fuera un comentario de los artículos de la nueva norma (D. L. Nº 1975). Y si bien no estaria nada mal hacerlo no lo considero oportuno tratarlo en este blog porque lo que busco es que no solo sea un encuentro de profesionales ligados a la especialidad de la Propiedad Intelectual sino también que sirva de herramienta de trabajo e incluso que pueda ser entendido por un no letrado.

Antes esto surgió la necesidad de hacerlo más dinámico y entendible, y es asi como en su elaboración tropece con lo que el propio INDECOPI ha preparado sobre el tema y que comparto con ustedes por considerarlo mucho mas completo imprescindible su revisión.

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NUEVO RÉCORD DE REGISTROS INTERNACIONALES DE MARCAS EN 2008 Y TENDENCIA A LA BAJA A FINALES DE AÑO

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha publicado recientemente (10/03/09) un informe comunicando un nuevo record de registro internacional de solicitudes presentadas ante la OMPI.

Aqui les dejo un breve fragmento:

De récord cabe calificar las 42.075 solicitudes recibidas por la OMPI en 2008 en virtud del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (“el Sistema de Madrid”), lo que representa un aumento del 5,3% con respecto al año anterior, por lo que cabe afirmar que la actividad de registro internacional de marcas se ha mantenido firme a lo largo del año. Se presentaron más solicitudes de registro en el primer semestre (+6,9%, en comparación con el mismo período en 2007) que en el segundo semestre (+3,9%), señal de la lentificación económica mundial.

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PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN HABANOS.

La denominación de origen (DO) HABANOS se reserva para calificar los puros mayores de 3 gramos, de calidad tradicionalmente designados, elaborados a mano en Cuba; conforme a las normas de calidad establecidas por la industria tabacalera cubana, con variedades de tabaco tipo negro cubano, cultivado en regiones específicas del archipiélago cubano.

HABANOS constituye un ejemplo de DO social o histórica, por no corresponder a un nombre geográfico. La calidad de los HABANOS resulta de la mística unión de cuatro factores: Suelos, Variedades del tipo de tabaco negro cubano, clima y know how de los campesinos y torcedores.

El nombre geográfico Habana fue en un inicio el más reconocido internacionalmente para identificar los tabacos cubanos. No obstante, el término HABANOS comenzó a imponerse los años 20’s del Siglo XIX. Dado el reconocido prestigio del producto, desde finales del Siglo XIX, el mercado tabacalero internacional comenzó a invadirse por marcas que utilizaban nombres de origen cubano.

Las autoridades cubanas - conscientes de la necesidad de proteger este activo intangible - comenzaron a adoptar diferentes medidas, entre ellas: la creación del Sello de Garantía Nacional de Procedencia en 1912, la creación en 1927 de la Comisión Nacional de Propaganda y defensa del Tabaco Habano, la suscripción de convenios bilaterales (Francia/1929 y Alemania/1954), y la suscripción del Arreglo de Lisboa en 1967, mediante el cual se protegieron 18 denominaciones (HABANOS, CUBA, HABANA y VUELTA ABAJO, entre otras).

A partir de 1981, CUBATABACO (titular del derecho de uso de las DO tabacaleras cubanas) comenzó una ofensiva legal con el objeto de limpiar el mercado de productos que utilizaban las DO HABANOS, HABANA y CUBA. La primera acción judicial se estableció en Francia contra la marca Cubanitos, y a partir de ésta otras tantas en muchos países, no sólo contra marcas que utilizaban referidas DO para productos tabacaleros, sino contra su empleo en otros productos, para evitar la dilución de las mismas, como fue el fallo francés que ordenó la retirada del perfume Havana by Aramis.

En paralelo, se perfiló una estrategia de marketing con el objeto de complementar la protección legal, basada en la DO HABANOS, por identificar un producto único, ante la necesidad de protegerla contra el peligro de devenir en genérica, y por ser más abarcador, al aplicarse a todo el tabaco fabricado en Cuba con hoja cubana. En 1991, con el objeto de consolidar su imagen corporativa, se decidió crear una única imagen publicitaria y logotipo, siendo este último incorporado 1993 a todos los envases del producto, con la mención “Denominación de Origen Protegida”.

Actualmente se trabaja en la creación del Consejo Regulador de la DO Habanos y de las restantes DO tabacaleras cubanas.

Cabe mencionar, como ejemplo de la efectividad de la existencia de una única estrategia legal y de marketing, el resiente Oficio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que informó a la OMPI la retirada de la denegación declarada en 1969 contra cuatro DO cubanas, entre las que se encuentra HABANOS (denegada por habérsele considerado genérica).

FAMILIA DE MARCAS

La marca tiene sin duda un rol fundamental en la economía. Permite distinguir en el mercado un producto o servicio de los demás, además de indicar su origen empresarial. Por ello, únicamente el signo lo suficientemente distintivo podrá ser registrado como marca. En tal sentido, se deberá verificar, entre otros aspectos, que el signo no sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Esta evaluación es lo que se conoce como “examen de confundibilidad”, el cual utiliza diversos criterios reconocidos por nuestro ordenamiento para determinar si dos signos son semejantes y capaces de reducir a confusión y error al consumidor. El hecho de que un signo pertenezca a una familia de marcas es, precisamente, uno de ellos. No está de más precisar que dicho criterio continúa siendo aplicable a nuestro ordenamiento, pues el reciente Decreto legislativo Nº 1075 (“Disposiciones Complementarias a la Decisión Andina 486”), que aprueba un nuevo ordenamiento en materia de propiedad industrial, lo mantiene vigente en su artículo 45. Cabe destacar la gran relevancia práctica que tiene en general el tema de la “confundibilidad”, pues es el aspecto básico que se evalúa en toda solicitud de registro de marca.

I. Generalidades

El artículo 131 del Decreto Legislativo Nº 823, Ley de Propiedad Industrial, establecía una serie de criterios que permitían determinar si entre dos signos (el solicitado y el inscrito) puede haber riesgo de confusión. Entre ellos, se encontraba el hecho de que el signo sea parte de una familia de marcas. Como ya se ha señalado, este criterio se mantiene vigente, concretamente el artículo 45 del Decreto Legislativo Nº 1075. Ahora bien, reiterada jurisprudencia administrativa del INDECOPI, de la que solo se muestra un botón, entiende por familia de marcas a aquel conjunto de signos distintivos de una misma empresa que comparten un término o elemento común. Por ejemplo, las marcas Nestlé, Nesquik, Nescafé. Etc.

¿Cuándo se presenta una familia de marcas?

Muchas empresas suelen distinguir diferentes tipos (géneros o especies) de productos de su línea de producción con un término (palabra/partícula/figura) común que forma parte de las marcas de dicho productos. Este término común que puede ser un prefijo o sufijo es modificado mediante la adhesión o supresión de otras sílabas. De esta práctica resulta que una denominación que contenga el término común es considerada por el consumidor como una variación más de los signos del titular anterior y, en consecuencia, asume que todos ellos provienen del mismo origen empresarial.

II. Criterio para determinar Confusión entre Signos Distintivos.

Frente a una familia de marcas, hay mayor posibilidad de confusión. Siguiendo con el ejemplo del punto anterior, si la empresa “B” quiere inscribir la marca Neslife existirá un evidente riesgo de confusión con la familia de marcas conformadas por los signos Nestlé, Nesquik y Nescafé, de propiedad de la empresa “A”. En efecto, un consumidor podría pensar que Neslife pertenece a la empresa “A”. En tal sentido, el INDECOPI considera que se deben presentar dos elementos para que se configure un riesgo de confusión entre el signo solicitado y una familia de marcas: que el elemento común posea una fuerza distintiva suficiente para indicar el origen empresarial del titular y que el signo solicitado lleve el término común.

¿Qué condiciones se deben presentar para que haya confusión entre un signo distintivo y una familia de marcas?

Se admitirá que hay confusión de un signo solicitado con respecto a una familia de marcas si están presentes las siguientes dos condiciones, cuyo cumplimiento debe ser riguroso: a) El término común debe poseer tal fuerza distintiva que sirve para indicar el origen empresarial del titular (…) b) El signo solicitado lleva el término común.

¿Cómo debe ser interpretada la primera condición, en virtud de la cual “el elemento debe poseer tal fuerza distintiva que sirve para indicar el origen empresarial del titular?

El elemento común debe por sí mismo ser capaz de identificar el origen empresarial, de tal forma que el público crea que todos los signos que lleven este elemento común provienen del mismo origen empresarial. Solo en estos casos el público considerará – a pesar de que la impresión en conjunto del signo solicitado sea diferente – que este es parte de una familia de marcas.

Un elemento común poseerá por lo general por sí mismo carácter distintivo si el público se ha acostumbrado a que diversos productos o servicios del titular sean distinguidos con el mismo elemento común. Sin embargo, no es indispensable que el titular tenga como práctica usual identificar sus líneas de productos con el signo que lleve el elemento común. En algunos casos, puede ser que el elemento común se tan característico y distintivo que se haya impuesto en el mercado de forma tal que basta que solo lo haya usado en un signo para que su uso en signos posteriores haga creer al público que ambas provienen de la misma empresa. En todo caso, si el público aún no está acostumbrado al uso de diferentes signos que contengan el elemento común, los requisitos a exigirse para aceptar la existencia de una familia de marcas serán más rigurosos.

¿Cómo debe ser entendida la segunda condición, en virtud de la cual el signo solicitado debe llevar el elemento común?

No es necesaria la identidad del elemento común en el signo solicitado, pero sí por lo menos que este aparezca en forma muy semejante. Por lo general, el público consumidor de los correspondientes productos no podrá comparar ambos signos uno al costado del otro. Más bien debe partirse del hecho que el signo que el consumidor en un momento determinado tenga al frente, va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que él guarde del signo anterior percibido. Pequeñas variaciones, que no modifican substancialmente el elemento común y que no son percibidas por el público consumidor o que puedan ser consideradas como un error en la impresión, no alteran la impresión en conjunto de los signos.